2019年4月23日修正的《商標(biāo)法》(下稱2019年《商標(biāo)法》)亮點(diǎn)之一為在第四條中增設(shè)了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定，同時該條也被列為商標(biāo)異議和商標(biāo)無效宣告的依據(jù)之一。2019年《商標(biāo)法》已于2019年11月開始實(shí)施，至今已將近兩年，積累了一定的實(shí)踐經(jīng)驗。本文結(jié)合惡意囤積商標(biāo)的問題緣起、立法背景、行政及司法實(shí)踐中的典型案例，對“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”的適用要件、判定標(biāo)準(zhǔn)、如何銜接《商標(biāo)法》第四十四條第一款的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”等問題進(jìn)行探析。
一、“囤積商標(biāo)”惡意注冊問題的緣起及立法背景
我國《商標(biāo)法》采取注冊取得制度，單純的商標(biāo)使用行為不能產(chǎn)生權(quán)利。同時，我國適用在先申請原則，即在一般情況下，在相同或類似的商品上申請相同或者近似的商標(biāo)，由在先申請的主體享有商標(biāo)權(quán)。我國《商標(biāo)法》注冊取得制度的本意在于加強(qiáng)商標(biāo)管理，鼓勵經(jīng)營者盡快通過注冊取得商標(biāo)專用權(quán)，通過注冊商標(biāo)的公示穩(wěn)定市場經(jīng)營秩序。然而，也正是因為在注冊取得制度的模式下，不要求商標(biāo)申請人提供在先合法使用商標(biāo)的相關(guān)證據(jù)，導(dǎo)致一些惡意的商標(biāo)申請人試圖利用法律的空子惡意申請注冊商標(biāo)。
商標(biāo)惡意注冊一直是困擾我國商標(biāo)注冊及使用秩序的問題。商標(biāo)惡意注冊行為一方面體現(xiàn)在“傍”他人知名商標(biāo)，意圖借助他人商標(biāo)的知名度牟取不當(dāng)利益；另一方面是不以使用為目囤積商標(biāo)資源，意圖后期以轉(zhuǎn)讓牟取不當(dāng)利益。針對傍名牌行為，我國《商標(biāo)法》主要通過第十三條關(guān)于馳名商標(biāo)的保護(hù)、第三十二條關(guān)于不得損害他人現(xiàn)有在先權(quán)利及不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)等條款進(jìn)行規(guī)制。針對囤積商標(biāo)行為，在2019年修法之前，實(shí)踐中主要是通過第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”進(jìn)行規(guī)制，此外也可以通過撤三制度申請撤銷該商標(biāo)。
不同于對其他惡意注冊行為的規(guī)制，對不以使用為目的惡意囤積商標(biāo)行為，無論是通過《商標(biāo)法》第四十四條第一款予以規(guī)制，還是通過撤三制度撤銷未使用的商標(biāo)，都難以在駁回階段打擊惡意囤積商標(biāo)的行為。這會導(dǎo)致商標(biāo)注冊管理秩序的混亂和在先權(quán)利人權(quán)益的受損，同時因大量商標(biāo)無效行政糾紛的出現(xiàn)，造成商標(biāo)行政管理機(jī)關(guān)和司法資源的浪費(fèi)。若能在商標(biāo)初審階段就將無使用意圖的惡意注冊商標(biāo)注冊申請予以駁回，則可以大幅度減少商標(biāo)囤積的數(shù)量，有利于穩(wěn)定商標(biāo)注冊秩序，優(yōu)化市場營商環(huán)境。在此背景下，2019年《商標(biāo)法》第四條在原有的“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊”的基礎(chǔ)上，增設(shè)了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定，同時該條也被列為商標(biāo)異議和商標(biāo)無效宣告的依據(jù)之一，通過立法明確將不以使用為目的的惡意囤積商標(biāo)行為作為商標(biāo)注冊的駁回理由，更加全面地對商標(biāo)惡意注冊行為進(jìn)行規(guī)制。
二、構(gòu)成“不以使用為目的惡意商標(biāo)注冊申請的典型案例
1.“中智行”商標(biāo)異議案
被異議商標(biāo)“中智行”指定使用于第39類“貨運(yùn);河運(yùn)”等服務(wù)上。該商標(biāo)申請人先后在第33類白酒、第5類人用藥、第7類金屬加工機(jī)械、第36類保險咨詢、第38類無線廣播服務(wù)等20多個商品或服務(wù)類別上申請注冊了170余件商標(biāo)，其中數(shù)十件商標(biāo)與他人企業(yè)字號相同或近似，如：“科旭業(yè)”“博盛尚”“瞬知”“禧滌”“VEONEER”“安軟慧視”“錙云科技”等。商標(biāo)局經(jīng)審查，商標(biāo)申請人并未提交上述商標(biāo)使用證據(jù)及創(chuàng)作來源，亦未提供其意圖使用上述商標(biāo)的證據(jù)，其申請注冊商標(biāo)數(shù)量、類別明顯超出了市場主體的正常需求。據(jù)此，商標(biāo)局認(rèn)定商標(biāo)申請人惡意搶注異議人在先使用的“中智行”商標(biāo)，商標(biāo)申請人不以使用為目的，違反誠實(shí)信用原則，擾亂了正常的商標(biāo)注冊秩序，損害了公共利益。結(jié)合被異議商標(biāo)與異議人中智行科技有限公司具有一定獨(dú)創(chuàng)性的字號文字完全相同的事實(shí)，可以認(rèn)定被異議商標(biāo)申請人申請被異議商標(biāo)的行為已構(gòu)成《商標(biāo)法》第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”之情形。依據(jù)《商標(biāo)法》第四條、第三十五條規(guī)定，被異議商標(biāo)不予注冊。
2.“云銅”等系列商標(biāo)無效宣告案
“云銅”、牛角圖形等系列97件爭議商標(biāo)分別由云南云瑞之祥文化傳播有限公司、美國奧洛海集團(tuán)公司、中國云銅集團(tuán)有限公司在多個商品及服務(wù)類別上注冊。云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司對上述“云銅”等系列商標(biāo)提出無效宣告請求。商標(biāo)局經(jīng)審理發(fā)現(xiàn)，在案證據(jù)顯示爭議商標(biāo)申請日前，“云銅”已作為云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司企業(yè)名稱的簡稱與其形成對應(yīng)關(guān)系，在有色金屬行業(yè)具有一定知名度。爭議商標(biāo)與云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司的企業(yè)名稱的簡稱完全相同，爭議商標(biāo)申請人對此無合理解釋。爭議商標(biāo)申請人三方核心股東重合，且有地址重合之處，上述三家公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。爭議商標(biāo)申請人在全部45個商品及服務(wù)類別上通過申請注冊、轉(zhuǎn)讓等方式大量持有“云銅”及與云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司企業(yè)標(biāo)識完全相同的牛角圖形等商標(biāo)，并以此為權(quán)利基礎(chǔ)對云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司提出多起民事侵權(quán)訴訟，同時向云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司關(guān)聯(lián)公司發(fā)出報價80億元人民幣的《關(guān)于就“云銅”等商標(biāo)進(jìn)行合作與服務(wù)的報告》。商標(biāo)局認(rèn)為，爭議商標(biāo)申請人大量申請、囤積注冊商標(biāo)，以合作為名索取高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)，同時利用注冊商標(biāo)進(jìn)行惡意訴訟并進(jìn)行炒作，上述行為明顯有悖于誠實(shí)信用原則，具有通過搶注商標(biāo)牟取不當(dāng)利益的目的，嚴(yán)重擾亂了正常的商標(biāo)注冊秩序，已構(gòu)成2019年《商標(biāo)法》第四條“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”以及第四十四條第一款所指“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”之情形。
3.“真龍”商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛案
訴爭商標(biāo)“真龍指定使用在第32類“啤酒;姜汁啤酒”等商品上，訴爭商標(biāo)申請人鳳山縣順興商行在第25、32、33類商品共申請注冊了42件商標(biāo)，僅在第32類商品上就申請注冊了37件商標(biāo)，其中“中華”“老村長”“香格里拉”“藍(lán)馬果啤”“真龍”等多件商標(biāo)與他人在先使用的知名商標(biāo)相同或相近。北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，鳳山縣順興商行并未就其大量申請注冊商標(biāo)的行為提供有說服力的合理解釋，其提交的證據(jù)亦不足以證明其對申請注冊的相關(guān)商標(biāo)均具有真實(shí)使用意圖。因此，鳳山縣順興商行申請注冊包含申請商標(biāo)在內(nèi)的上述商標(biāo)已明顯超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營需求，具有借助他人在先商標(biāo)知名度謀取不正當(dāng)利益的意圖，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，構(gòu)成2019年《商標(biāo)法》第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”之情形，申請商標(biāo)不應(yīng)予以初步審定公告。
三、判定“不以使用為目的惡意商標(biāo)注冊申請”的考量因素
我國實(shí)行商標(biāo)注冊取得制度，申請注冊商標(biāo)時并不要求標(biāo)識已進(jìn)行了實(shí)際使用。因此，判斷商標(biāo)申請是否屬于“不以使用為目的惡意商標(biāo)注冊申請”的難點(diǎn)在于，如何在商標(biāo)申請還未取得授權(quán)的前提下判斷商標(biāo)申請人是否具有使用目的。國家市場監(jiān)督管理總局于2019年10月發(fā)布的《規(guī)范商標(biāo)申請注冊行為若干規(guī)定》[4]第八條的規(guī)定對2019年《商標(biāo)法》第四條的適用條件進(jìn)行了規(guī)定，本文將結(jié)合上述規(guī)定及典型案例，對判定是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第四條規(guī)定的“不以使用為目的惡意商標(biāo)注冊申請”的考量因素進(jìn)行分析。
申請人及關(guān)聯(lián)主體申請數(shù)量、類別。在考量商標(biāo)申請人的申請數(shù)量時，不僅包括商標(biāo)申請人自身，還包括與該申請人具有特定身份關(guān)系或者其他特定聯(lián)系或者具有合謀串通行為的主體申請注冊的商標(biāo)。例如在“云銅”等系列商標(biāo)無效宣告案中，將三個關(guān)聯(lián)公司之間的申請注冊商標(biāo)行為一并進(jìn)行考慮。
申請商標(biāo)的數(shù)量、類別與申請人的經(jīng)營范圍及經(jīng)營狀況是否匹配。判斷申請商標(biāo)的數(shù)量、類別是否合理時，應(yīng)同時考量商標(biāo)申請人的經(jīng)營范圍與經(jīng)營規(guī)模，若兩者明顯不匹配，則說明已超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營需求。例如，在“真青商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛案中，鳳山縣順興商行在一個類別上就申請注冊了37件商標(biāo)，超出了其正常經(jīng)營規(guī)模的需求。再如“中智行”商標(biāo)案中，被異議商標(biāo)申請人是一名自然人，卻先后在20多個商品或服務(wù)類別上申請注冊了17.余件商標(biāo)，包括第33類白酒、第5類人用藥、第7類金屬加工機(jī)械、第36類保險咨詢、第38類無線廣播服務(wù)等，因此可以推定申請商標(biāo)的數(shù)量、類別明顯超出了市場主體的正常需求。
申請注冊的商標(biāo)與他人有一定知名度的商標(biāo)、企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱或其他商業(yè)標(biāo)識、人物姓名相同或者近似。該因素為判斷商標(biāo)申請人是否具有惡意的重要考量因素。若商標(biāo)申請人申請注冊的商標(biāo)多與他人在先的知名標(biāo)識相同或近似，在一定程度上可以推定其具有搭便車或搶注知名商標(biāo)以后續(xù)進(jìn)行商標(biāo)交易的惡意。在本文提到的三起案件中，商標(biāo)申請人名下的商標(biāo)均包括了與他人有一定知名度的商標(biāo)、企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱等標(biāo)識相同或近似的情形。
商標(biāo)申請人利用其商標(biāo)進(jìn)行交易或惡意維權(quán)。“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”的原因之一在于商標(biāo)申請人期望通過搶注商標(biāo)后續(xù)進(jìn)行商標(biāo)交易或者進(jìn)行商標(biāo)惡意維權(quán)。例如，在“云銅”等系列無效宣告案件中，商標(biāo)申請人以其惡意申請的商標(biāo)權(quán)利基礎(chǔ)對“真正的”商標(biāo)使用人提起多個民事侵權(quán)訴訟，并發(fā)出報價數(shù)十億元人民幣的“云銅”系列商標(biāo)轉(zhuǎn)讓邀約，發(fā)布天價收購“云銅”商標(biāo)新聞意圖炒作等。商標(biāo)申請人針對申請的商標(biāo)或者在先的商標(biāo)交易的或惡意維權(quán)的記錄，可以作為推定其具有惡意的考量因素之一。
上述考量因素應(yīng)結(jié)合起來綜合評價商標(biāo)申請人的商標(biāo)注冊申請行為，并沒有絕對的量化的標(biāo)準(zhǔn)，也不應(yīng)簡單地從申請數(shù)量去判斷。例如，在“真青商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛案中，商標(biāo)申請人名下的注冊商標(biāo)數(shù)量并未達(dá)到特別巨大，但綜合考慮其多件商標(biāo)與他人在先使用的知名商標(biāo)相同或相近，且并未對在同一類商品上申請注冊多件商標(biāo)作出合理解釋，因此認(rèn)定其明顯超出其自身的正常需求和經(jīng)營能力，構(gòu)成2019年《商標(biāo)法》第四條所指情形。
因在駁回階段和異議階段不要求商標(biāo)申請人實(shí)際使用了其申請注冊的該件商標(biāo)，為更加多元地判斷商標(biāo)申請人是否為不以使用為目的惡意注冊商標(biāo)，在適用2019年《商標(biāo)法》第四條時，不僅應(yīng)從上述客觀的要件上進(jìn)行綜合判決，還應(yīng)結(jié)合訴爭商標(biāo)申請人的主觀因素進(jìn)行考量。因此，相較于其他條款，2019年《商標(biāo)法》第四條的適用應(yīng)更加強(qiáng)調(diào)給予商標(biāo)申請人答辯的機(jī)會，讓其說明申請注冊商標(biāo)的創(chuàng)作依據(jù)或者是否具有合理解釋。這里的創(chuàng)作依據(jù)或者合理解釋不局限于涉案的申請商標(biāo)，還包括其名下注冊的其他商標(biāo)。本文提到的三起案件均強(qiáng)調(diào)了商標(biāo)申請人并未提交其名下商標(biāo)使用證據(jù)及創(chuàng)作來源或提供有說服力的合理解釋。
需要指出的是，2019年《商標(biāo)法》第四條規(guī)制的對象并不包括防御性注冊，該條款中“不以使用為目的的商標(biāo)注冊申請”以“惡意”為限定，因此商標(biāo)申請人以防御為目的申請注冊商標(biāo)或為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來業(yè)務(wù)預(yù)先適量申請商標(biāo)的情形不在“不以使用為目的的惡意注冊申請”所規(guī)制的范圍之中。
四、與第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的銜接
在2019年《商標(biāo)法》修改之前，對于不屬于防御性注冊的大量囤積商標(biāo)的行為一般通過第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”予以規(guī)制。在修法之后，若第四十四條第一款的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”仍按以前的理解，則該條與第四條“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”在法律適用上存在競合。例如在“云銅”等系列商標(biāo)無效宣告案中，國家知識產(chǎn)權(quán)局同時適用2019年《商標(biāo)法》第四條和第四十四條第一款對惡意申請注冊大量商標(biāo)的行為進(jìn)行規(guī)制。
目前仍處于2019年《商標(biāo)法》實(shí)施的過渡時期，是否應(yīng)同時適用2019年《商標(biāo)法》第四條及第四十四條第一款仍未確定。本文認(rèn)為，應(yīng)將2019年第四條“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”與第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的保護(hù)情形相區(qū)分，回歸第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”兜底性。從文義解釋的角度來看，第四十四條第一款規(guī)定，已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效。這里的其他不正當(dāng)手段取得注冊應(yīng)為除《商標(biāo)法》所明確規(guī)定的屬于不正當(dāng)手段取得注冊的其他行為，即其他不正當(dāng)手段取得注冊應(yīng)不用于前文所提到的第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的情形。此外，《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第17.5條指出，審理商標(biāo)不予注冊復(fù)審、商標(biāo)權(quán)無效宣告請求等行政案件時，根據(jù)在案證據(jù)能夠適用《商標(biāo)法》其他條款對訴爭商標(biāo)不予注冊或宣告無效的，不再適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款。因此，能夠適用2019年《商標(biāo)法》第四條的則不宜再適用第四十四條第一款。
2019年《商標(biāo)法》第四條強(qiáng)調(diào)“不以使用為目的”的惡意注冊，那么惡意注冊的商標(biāo)是否以使用為目則可以作為區(qū)分第四條和第四十四條第一款的因素。例如，在司法實(shí)踐中會存在如下情形，惡意申請商標(biāo)的主體在他人知名品牌較為早期的階段就在其他商品或服務(wù)類別上進(jìn)行搶注，這時知名品牌的權(quán)利人難以通過《商標(biāo)法》第三十條、第十三條、第三十二條等相對條款主張權(quán)利，而且惡意申請商標(biāo)的主體會對這些搶注的商標(biāo)進(jìn)行一定程度上的使用。在這種情況下則難以適用2019年《商標(biāo)法》第四條進(jìn)行規(guī)制，而且在我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》制度下第七條誠實(shí)信用條款難以在行政案件中直接適用。因此，在未來的司法實(shí)踐中，可以考慮將2019年《商標(biāo)法》第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的適用情形作出適當(dāng)變化，通過《商標(biāo)法》第四十四條第一款對有使用目的的惡意注冊卻又無法適用其他條款的情形進(jìn)行規(guī)制，保持其兜底性。不過仍應(yīng)謹(jǐn)慎適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款，避免過度保護(hù)造成對公有領(lǐng)域的侵犯。
注釋
[1] 參見《國知局商標(biāo)局發(fā)布2020年度商標(biāo)異議、評審典型案例》，網(wǎng)址http://mp.weixin.qq.eom/s/OGtiaMyUQfOYmHBD-6sGgQ,訪問時間2021年8月15日。
[2] 同注[1]。
[3] 參見北京市高級人民法院(2021)京行終2143號行政判決書。
[4] 參見網(wǎng)址：http://sbj.cnipa.gov.cn/zcfg/sbxzgz/201910/t20191017_307435.html, 訪問時間2021年8月22日。
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