2019年4月23日修正的《商標法》(下稱2019年《商標法》)亮點之一為在第四條中增設了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”的規(guī)定，同時該條也被列為商標異議和商標無效宣告的依據(jù)之一。2019年《商標法》已于2019年11月開始實施，至今已將近兩年，積累了一定的實踐經(jīng)驗。本文結合惡意囤積商標的問題緣起、立法背景、行政及司法實踐中的典型案例，對“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的適用要件、判定標準、如何銜接《商標法》第四十四條第一款的“以其他不正當手段取得注冊”等問題進行探析。
一、“囤積商標”惡意注冊問題的緣起及立法背景
我國《商標法》采取注冊取得制度，單純的商標使用行為不能產(chǎn)生權利。同時，我國適用在先申請原則，即在一般情況下，在相同或類似的商品上申請相同或者近似的商標，由在先申請的主體享有商標權。我國《商標法》注冊取得制度的本意在于加強商標管理，鼓勵經(jīng)營者盡快通過注冊取得商標專用權，通過注冊商標的公示穩(wěn)定市場經(jīng)營秩序。然而，也正是因為在注冊取得制度的模式下，不要求商標申請人提供在先合法使用商標的相關證據(jù)，導致一些惡意的商標申請人試圖利用法律的空子惡意申請注冊商標。
商標惡意注冊一直是困擾我國商標注冊及使用秩序的問題。商標惡意注冊行為一方面體現(xiàn)在“傍”他人知名商標，意圖借助他人商標的知名度牟取不當利益；另一方面是不以使用為目囤積商標資源，意圖后期以轉讓牟取不當利益。針對傍名牌行為，我國《商標法》主要通過第十三條關于馳名商標的保護、第三十二條關于不得損害他人現(xiàn)有在先權利及不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標等條款進行規(guī)制。針對囤積商標行為，在2019年修法之前，實踐中主要是通過第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當手段取得注冊”進行規(guī)制，此外也可以通過撤三制度申請撤銷該商標。
不同于對其他惡意注冊行為的規(guī)制，對不以使用為目的惡意囤積商標行為，無論是通過《商標法》第四十四條第一款予以規(guī)制，還是通過撤三制度撤銷未使用的商標，都難以在駁回階段打擊惡意囤積商標的行為。這會導致商標注冊管理秩序的混亂和在先權利人權益的受損，同時因大量商標無效行政糾紛的出現(xiàn)，造成商標行政管理機關和司法資源的浪費。若能在商標初審階段就將無使用意圖的惡意注冊商標注冊申請予以駁回，則可以大幅度減少商標囤積的數(shù)量，有利于穩(wěn)定商標注冊秩序，優(yōu)化市場營商環(huán)境。在此背景下，2019年《商標法》第四條在原有的“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊”的基礎上，增設了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”的規(guī)定，同時該條也被列為商標異議和商標無效宣告的依據(jù)之一，通過立法明確將不以使用為目的的惡意囤積商標行為作為商標注冊的駁回理由，更加全面地對商標惡意注冊行為進行規(guī)制。
二、構成“不以使用為目的惡意商標注冊申請的典型案例
1.“中智行”商標異議案
被異議商標“中智行”指定使用于第39類“貨運;河運”等服務上。該商標申請人先后在第33類白酒、第5類人用藥、第7類金屬加工機械、第36類保險咨詢、第38類無線廣播服務等20多個商品或服務類別上申請注冊了170余件商標，其中數(shù)十件商標與他人企業(yè)字號相同或近似，如：“科旭業(yè)”“博盛尚”“瞬知”“禧滌”“VEONEER”“安軟慧視”“錙云科技”等。商標局經(jīng)審查，商標申請人并未提交上述商標使用證據(jù)及創(chuàng)作來源，亦未提供其意圖使用上述商標的證據(jù)，其申請注冊商標數(shù)量、類別明顯超出了市場主體的正常需求。據(jù)此，商標局認定商標申請人惡意搶注異議人在先使用的“中智行”商標，商標申請人不以使用為目的，違反誠實信用原則，擾亂了正常的商標注冊秩序，損害了公共利益。結合被異議商標與異議人中智行科技有限公司具有一定獨創(chuàng)性的字號文字完全相同的事實，可以認定被異議商標申請人申請被異議商標的行為已構成《商標法》第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”之情形。依據(jù)《商標法》第四條、第三十五條規(guī)定，被異議商標不予注冊。
2.“云銅”等系列商標無效宣告案
“云銅”、牛角圖形等系列97件爭議商標分別由云南云瑞之祥文化傳播有限公司、美國奧洛海集團公司、中國云銅集團有限公司在多個商品及服務類別上注冊。云南銅業(yè)(集團)有限公司對上述“云銅”等系列商標提出無效宣告請求。商標局經(jīng)審理發(fā)現(xiàn)，在案證據(jù)顯示爭議商標申請日前，“云銅”已作為云南銅業(yè)(集團)有限公司企業(yè)名稱的簡稱與其形成對應關系，在有色金屬行業(yè)具有一定知名度。爭議商標與云南銅業(yè)(集團)有限公司的企業(yè)名稱的簡稱完全相同，爭議商標申請人對此無合理解釋。爭議商標申請人三方核心股東重合，且有地址重合之處，上述三家公司具有關聯(lián)關系。爭議商標申請人在全部45個商品及服務類別上通過申請注冊、轉讓等方式大量持有“云銅”及與云南銅業(yè)(集團)有限公司企業(yè)標識完全相同的牛角圖形等商標，并以此為權利基礎對云南銅業(yè)(集團)有限公司提出多起民事侵權訴訟，同時向云南銅業(yè)(集團)有限公司關聯(lián)公司發(fā)出報價80億元人民幣的《關于就“云銅”等商標進行合作與服務的報告》。商標局認為，爭議商標申請人大量申請、囤積注冊商標，以合作為名索取高額轉讓費，同時利用注冊商標進行惡意訴訟并進行炒作，上述行為明顯有悖于誠實信用原則，具有通過搶注商標牟取不當利益的目的，嚴重擾亂了正常的商標注冊秩序，已構成2019年《商標法》第四條“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”以及第四十四條第一款所指“以其他不正當手段取得注冊”之情形。
3.“真龍”商標申請駁回復審行政糾紛案
訴爭商標“真龍指定使用在第32類“啤酒;姜汁啤酒”等商品上，訴爭商標申請人鳳山縣順興商行在第25、32、33類商品共申請注冊了42件商標，僅在第32類商品上就申請注冊了37件商標，其中“中華”“老村長”“香格里拉”“藍馬果啤”“真龍”等多件商標與他人在先使用的知名商標相同或相近。北京市高級人民法院經(jīng)審理認為，鳳山縣順興商行并未就其大量申請注冊商標的行為提供有說服力的合理解釋，其提交的證據(jù)亦不足以證明其對申請注冊的相關商標均具有真實使用意圖。因此，鳳山縣順興商行申請注冊包含申請商標在內(nèi)的上述商標已明顯超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營需求，具有借助他人在先商標知名度謀取不正當利益的意圖，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，構成2019年《商標法》第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”之情形，申請商標不應予以初步審定公告。
三、判定“不以使用為目的惡意商標注冊申請”的考量因素
我國實行商標注冊取得制度，申請注冊商標時并不要求標識已進行了實際使用。因此，判斷商標申請是否屬于“不以使用為目的惡意商標注冊申請”的難點在于，如何在商標申請還未取得授權的前提下判斷商標申請人是否具有使用目的。國家市場監(jiān)督管理總局于2019年10月發(fā)布的《規(guī)范商標申請注冊行為若干規(guī)定》[4]第八條的規(guī)定對2019年《商標法》第四條的適用條件進行了規(guī)定，本文將結合上述規(guī)定及典型案例，對判定是否構成《商標法》第四條規(guī)定的“不以使用為目的惡意商標注冊申請”的考量因素進行分析。
申請人及關聯(lián)主體申請數(shù)量、類別。在考量商標申請人的申請數(shù)量時，不僅包括商標申請人自身，還包括與該申請人具有特定身份關系或者其他特定聯(lián)系或者具有合謀串通行為的主體申請注冊的商標。例如在“云銅”等系列商標無效宣告案中，將三個關聯(lián)公司之間的申請注冊商標行為一并進行考慮。
申請商標的數(shù)量、類別與申請人的經(jīng)營范圍及經(jīng)營狀況是否匹配。判斷申請商標的數(shù)量、類別是否合理時，應同時考量商標申請人的經(jīng)營范圍與經(jīng)營規(guī)模，若兩者明顯不匹配，則說明已超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營需求。例如，在“真青商標申請駁回復審行政糾紛案中，鳳山縣順興商行在一個類別上就申請注冊了37件商標，超出了其正常經(jīng)營規(guī)模的需求。再如“中智行”商標案中，被異議商標申請人是一名自然人，卻先后在20多個商品或服務類別上申請注冊了17.余件商標，包括第33類白酒、第5類人用藥、第7類金屬加工機械、第36類保險咨詢、第38類無線廣播服務等，因此可以推定申請商標的數(shù)量、類別明顯超出了市場主體的正常需求。
申請注冊的商標與他人有一定知名度的商標、企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱或其他商業(yè)標識、人物姓名相同或者近似。該因素為判斷商標申請人是否具有惡意的重要考量因素。若商標申請人申請注冊的商標多與他人在先的知名標識相同或近似，在一定程度上可以推定其具有搭便車或搶注知名商標以后續(xù)進行商標交易的惡意。在本文提到的三起案件中，商標申請人名下的商標均包括了與他人有一定知名度的商標、企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱等標識相同或近似的情形。
商標申請人利用其商標進行交易或惡意維權。“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的原因之一在于商標申請人期望通過搶注商標后續(xù)進行商標交易或者進行商標惡意維權。例如，在“云銅”等系列無效宣告案件中，商標申請人以其惡意申請的商標權利基礎對“真正的”商標使用人提起多個民事侵權訴訟，并發(fā)出報價數(shù)十億元人民幣的“云銅”系列商標轉讓邀約，發(fā)布天價收購“云銅”商標新聞意圖炒作等。商標申請人針對申請的商標或者在先的商標交易的或惡意維權的記錄，可以作為推定其具有惡意的考量因素之一。
上述考量因素應結合起來綜合評價商標申請人的商標注冊申請行為，并沒有絕對的量化的標準，也不應簡單地從申請數(shù)量去判斷。例如，在“真青商標申請駁回復審行政糾紛案中，商標申請人名下的注冊商標數(shù)量并未達到特別巨大，但綜合考慮其多件商標與他人在先使用的知名商標相同或相近，且并未對在同一類商品上申請注冊多件商標作出合理解釋，因此認定其明顯超出其自身的正常需求和經(jīng)營能力，構成2019年《商標法》第四條所指情形。
因在駁回階段和異議階段不要求商標申請人實際使用了其申請注冊的該件商標，為更加多元地判斷商標申請人是否為不以使用為目的惡意注冊商標，在適用2019年《商標法》第四條時，不僅應從上述客觀的要件上進行綜合判決，還應結合訴爭商標申請人的主觀因素進行考量。因此，相較于其他條款，2019年《商標法》第四條的適用應更加強調(diào)給予商標申請人答辯的機會，讓其說明申請注冊商標的創(chuàng)作依據(jù)或者是否具有合理解釋。這里的創(chuàng)作依據(jù)或者合理解釋不局限于涉案的申請商標，還包括其名下注冊的其他商標。本文提到的三起案件均強調(diào)了商標申請人并未提交其名下商標使用證據(jù)及創(chuàng)作來源或提供有說服力的合理解釋。
需要指出的是，2019年《商標法》第四條規(guī)制的對象并不包括防御性注冊，該條款中“不以使用為目的的商標注冊申請”以“惡意”為限定，因此商標申請人以防御為目的申請注冊商標或為具有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務預先適量申請商標的情形不在“不以使用為目的的惡意注冊申請”所規(guī)制的范圍之中。
四、與第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的銜接
在2019年《商標法》修改之前，對于不屬于防御性注冊的大量囤積商標的行為一般通過第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”予以規(guī)制。在修法之后，若第四十四條第一款的“以其他不正當手段取得注冊”仍按以前的理解，則該條與第四條“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”在法律適用上存在競合。例如在“云銅”等系列商標無效宣告案中，國家知識產(chǎn)權局同時適用2019年《商標法》第四條和第四十四條第一款對惡意申請注冊大量商標的行為進行規(guī)制。
目前仍處于2019年《商標法》實施的過渡時期，是否應同時適用2019年《商標法》第四條及第四十四條第一款仍未確定。本文認為，應將2019年第四條“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”與第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的保護情形相區(qū)分，回歸第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”兜底性。從文義解釋的角度來看，第四十四條第一款規(guī)定，已經(jīng)注冊的商標，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效。這里的其他不正當手段取得注冊應為除《商標法》所明確規(guī)定的屬于不正當手段取得注冊的其他行為，即其他不正當手段取得注冊應不用于前文所提到的第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的情形。此外，《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第17.5條指出，審理商標不予注冊復審、商標權無效宣告請求等行政案件時，根據(jù)在案證據(jù)能夠適用《商標法》其他條款對訴爭商標不予注冊或宣告無效的，不再適用《商標法》第四十四條第一款。因此，能夠適用2019年《商標法》第四條的則不宜再適用第四十四條第一款。
2019年《商標法》第四條強調(diào)“不以使用為目的”的惡意注冊，那么惡意注冊的商標是否以使用為目則可以作為區(qū)分第四條和第四十四條第一款的因素。例如，在司法實踐中會存在如下情形，惡意申請商標的主體在他人知名品牌較為早期的階段就在其他商品或服務類別上進行搶注，這時知名品牌的權利人難以通過《商標法》第三十條、第十三條、第三十二條等相對條款主張權利，而且惡意申請商標的主體會對這些搶注的商標進行一定程度上的使用。在這種情況下則難以適用2019年《商標法》第四條進行規(guī)制，而且在我國現(xiàn)行《商標法》制度下第七條誠實信用條款難以在行政案件中直接適用。因此，在未來的司法實踐中，可以考慮將2019年《商標法》第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的適用情形作出適當變化，通過《商標法》第四十四條第一款對有使用目的的惡意注冊卻又無法適用其他條款的情形進行規(guī)制，保持其兜底性。不過仍應謹慎適用《商標法》第四十四條第一款，避免過度保護造成對公有領域的侵犯。
注釋
[1] 參見《國知局商標局發(fā)布2020年度商標異議、評審典型案例》，網(wǎng)址http://mp.weixin.qq.eom/s/OGtiaMyUQfOYmHBD-6sGgQ,訪問時間2021年8月15日。
[2] 同注[1]。
[3] 參見北京市高級人民法院(2021)京行終2143號行政判決書。
[4] 參見網(wǎng)址：http://sbj.cnipa.gov.cn/zcfg/sbxzgz/201910/t20191017_307435.html, 訪問時間2021年8月22日。
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