昨晚開始，有一份國知局的審查意見通知書在知識(shí)產(chǎn)權(quán)同行社群里刷屏了。
一份審查意見通知書為何能刷屏呢?
內(nèi)容是：申請人利用主動(dòng)修改權(quán)利要求的機(jī)會(huì)，將原始申請文件的權(quán)利要求從10項(xiàng)增加到19項(xiàng)。
審查員覺得這種操作規(guī)避了應(yīng)繳納的申請附加費(fèi)，因?yàn)榘凑瘴覈F(xiàn)行的專利收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，專利在申請時(shí)，權(quán)利要求超過10項(xiàng)后，從第11項(xiàng)起每項(xiàng)要加收150元的權(quán)利要求附加費(fèi)。
9項(xiàng)權(quán)利要求就節(jié)省了1350元的申請費(fèi)(9*150=1350元)。
2021年現(xiàn)行專利、商標(biāo)、著作權(quán)、專利檢索官方費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
重點(diǎn)來了：
審查員認(rèn)為申請人的這種行為屬于非常不誠信的行為，并為申請人和代理公司的行為感到不齒。
引發(fā)大家傳播討論的多數(shù)原因是：因?yàn)檫@兩個(gè)關(guān)鍵詞：非常不誠信和不齒。“不齒”這種詞出現(xiàn)在審查意見中有些措辭不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
在現(xiàn)實(shí)中，的確有很多企業(yè)、事務(wù)所或者代理師都會(huì)這么操作，有些剛開始沒有這么操作過的代理師偶爾還會(huì)被企業(yè)的IPR要求這么操作，這樣企業(yè)可以節(jié)省部分費(fèi)用。
所以要怎么看這個(gè)問題呢？
基于“法無禁止則可為”的原則，此種操作方式應(yīng)該并不違法違規(guī)，或者說即使是利用規(guī)則的漏洞，那也是因?yàn)橹贫ㄒ?guī)則時(shí)存在這個(gè)漏洞。所以審查員發(fā)出了“不誠信”、“不齒”的感嘆。
但是筆者認(rèn)為，各位代理師此時(shí)不能僅作為吃瓜群眾，還因借此思考一些更深層次的問題。例如，外國是如何處理此類問題的。
我們先來看看USPTO的相關(guān)規(guī)定，簡而言之，基礎(chǔ)費(fèi)用所覆蓋的權(quán)要是“3+20”，也就是最多3套權(quán)要和總共20條權(quán)要，且其中如果涉及到多項(xiàng)引用的話，多項(xiàng)引用權(quán)要算作多條，例如，權(quán)10引用權(quán)1至權(quán)9.那權(quán)10就算9條權(quán)要，這一下就把權(quán)要總條數(shù)增加到18條了，如果權(quán)11再引用權(quán)10.在中國只算11條的權(quán)要在美國就算27條了，每超一條就是100美元。
再來看看EPO的相關(guān)規(guī)定，簡而言之，基礎(chǔ)費(fèi)用所覆蓋的權(quán)要是15條，但是若修改后的權(quán)利要求超過15條，則依然需要交納超項(xiàng)費(fèi)，每超一條就是285歐元。
可以看到，美國和歐洲都從立法的角度限制了上述行徑，但中國目前還沒有。雖然目前我們相關(guān)法律法規(guī)存在這一“漏洞”，但我想其制定者肯定也是知道的，那為什么還不修改呢?正如目前我國專利申請費(fèi)遠(yuǎn)低于歐美一樣，直接原因應(yīng)該就是不想增加申請人負(fù)擔(dān)。筆者在這里不為申請人叫好，也不為審查員開脫，不過在法律修訂之前，還是依法辦事，即使后期要求申請人補(bǔ)繳申請附加費(fèi)，也應(yīng)該有明確的依據(jù)。
既然上面提到了歐美的相關(guān)規(guī)定，那作為代理師，就要考慮這些問題。如果要處理PCT申請，且知道該申請會(huì)進(jìn)入美國或歐洲階段，那在制作PCT申請文件的時(shí)候就要針對性進(jìn)行一些調(diào)整了。例如，對于日后需要進(jìn)入美國階段的PCT申請，多項(xiàng)引用的問題就要尤為注意了。
注：該部分內(nèi)容引用自“徐師付的知產(chǎn)主義”，已獲作者授權(quán)
但是這種通過主動(dòng)修改增加權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)，后期還是會(huì)下《審查業(yè)務(wù)專用函》。
利用主動(dòng)修改時(shí)期增加權(quán)利要求書項(xiàng)數(shù)，需要補(bǔ)繳權(quán)利要求附加費(fèi)!
那么，權(quán)利要求主動(dòng)修改后少于十項(xiàng)了，以前交的附加費(fèi)還退嗎?
國知局：無法退回!
最后放一見從申請時(shí)182項(xiàng)權(quán)利要求，通過主動(dòng)修改增加到1280項(xiàng)權(quán)利要求的截圖
我們不提倡這種鉆制度漏洞的做法
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