原標題：企業(yè)融資中的知識產(chǎn)權盡職調(diào)查——FTO篇
隨著我國產(chǎn)業(yè)的不斷升級，漸漸從“制造大國”邁向“智造大國”，現(xiàn)今活躍在資本市場的企業(yè)往往都有不少知識產(chǎn)權包括專利，而我們也看到涉及它們的盡職調(diào)查實際上也都會涉及到一部分的專利權。那么，專利這種權利究竟特殊在哪里呢？
專利究竟保護了什么？
現(xiàn)今，企業(yè)融資上市以及企業(yè)間的并購等不絕于耳，但這類交易歸根結底都是一方將其所擁有的標的公司全部或部分轉賣給另一方。標的公司到底價值幾何是交易中最需要關心的問題，但標的公司掌握在出賣人手里，信息的不對稱導致買受人必須盡可能地去對將要購買的標的進行調(diào)查研究來彌補己方在信息獲知上的不平衡，尤其要對自己所看重的那部分價值進行徹底地調(diào)查研究——盡職調(diào)查(Due Diligence，簡稱DD)應運而生。
盡職調(diào)查通常是指企業(yè)在投資并購時，對目標公司資產(chǎn)和負債情況、經(jīng)營和財務情況、法律關系以及目標企業(yè)所面臨的機會與潛在的風險進行的一系列調(diào)查。但隨著現(xiàn)今交易的關注點的多樣化，催生了各種專項盡職調(diào)查，例如知識產(chǎn)權、稅務、環(huán)保等等。
隨著我國產(chǎn)業(yè)的不斷升級，漸漸從“制造大國”邁向“智造大國”，現(xiàn)今活躍在資本市場的企業(yè)往往都有不少知識產(chǎn)權包括專利，而我們也看到涉及它們的盡職調(diào)查實際上也都會涉及到一部分的專利權。
常規(guī)的知識產(chǎn)權盡職調(diào)查如果涉及專利的部分主要會從以下方面進行關注：
1.有效性及權屬狀況，例如目標公司的專利申請、審查、授權情況，有無權屬糾紛等;
2.專利質押、抵押、許可、轉讓等運營情況;
3.與專利權相關或者與專利權協(xié)議相關的訴訟、仲裁等涉訴情況。
但筆者認為，如果一項交易涉及到企業(yè)的真正核心技術、核心技術產(chǎn)品和核心專利，上述盡職調(diào)查的關注點顯然是不夠的?；蛘咦鱾€不太恰當?shù)谋扔?，就是交易者想要一份關于選車的調(diào)查報告，但上述的調(diào)查研究給到的推薦理由卻是哪一款顏色漂亮、哪一款車身長。
那么，專利這種權利究竟特殊在哪里呢?一個重要的原因在于專利是一種排他性的權利。與能夠積極實施的權利不同，消極排他的權利是一類阻止他人為某事的權利。對于專利來講，就是阻止他人實施這項技術的權利，這與他自己能不能實施這項技術是完全不同的概念。
舉一個簡單的例子：A發(fā)明了輪子并獲得了專利;B發(fā)明了將輪子做成獨輪車并獲得了專利;C發(fā)明了將兩個輪子和一些組件組合(例如車鏈)成兩輪自行車并獲得了專利……
如果A的發(fā)明專利還在保護期內(nèi)，那B、C想要實施自己的技術方案都會碰到大麻煩，就是因為A這件輪子的專利能夠阻止B、C在自己的技術中使用輪子。此外，盡管C似乎也是在B的基礎上有所進步，但B這件專利是否會同樣限制到C?則不一定。因為如果B這件專利授權時保護范圍不夠大，則可能會與C之間沒有相互交疊的關系，它們就不“相關”了。
因此，對于交易方如果非?？春靡患铱萍脊镜腃技術，那么對于該C技術需要盡職調(diào)查它的就不能僅僅局限在C的相關專利是否有效、是否有權屬糾紛等等方面。而是更應著重調(diào)查：(1)C這項技術是否有A或B這類在先的權利阻攔它?C能不能順利實施?(2)C技術相關的核心專利穩(wěn)定性怎樣?保護范圍怎樣?能不能有效阻止別人的D技術?
第(1)個問題通常稱為FTO分析;第(2)個問題通常稱為Patentability分析。
本文主要就第一個問題向大家介紹一下最近比較熱門的FTO。FTO(Freedom-to-Operation)是指技術實施人在不侵犯他人專利權的情況下自由實施。
理論上來講，任何擬上市的產(chǎn)品都應該進行FTO分析。但實際上，哪怕是針對一件具體的產(chǎn)品，全面的FTO排查是一項幾乎無法開展的工作。為什么這么說呢?我們拿一臺手機為例。
某司擬上市一臺手機，它的專利侵權點會有些什么?
有人說外形;有人說5G模塊;有人說指紋解鎖;有人說大猩猩玻璃;有人說……每個人說的都對，而且每個人說的都會引發(fā)一個浩大的分析工程。
但是再有資源的客戶也不可能為了一款擬上市的產(chǎn)品去動用海量的經(jīng)費去開展各個方面的FTO分析。
所以，當我們拿到一個FTO的分析需求時，是需要同客戶一起梳理出這款產(chǎn)品的主要風險點，然后再根據(jù)客戶預算商議出一個分析戰(zhàn)略。
例如剛剛手機的例子由于大多數(shù)技術點都是有供應商提供，成熟的供應商往往也能控制好它們的技術風險，這樣我們就姑且接受不對手機屏幕使用大猩猩玻璃這個技術點進行FTO分析所導致的侵權風險。因此，針對于上文中的手機例子，至少這些人所關心的風險點中，相對風險最高的風險點就是這個手機的外形了，放在現(xiàn)在動不動就是大黑屏幕的智能手機來說，更需要排查的就是后背外形的侵權風險以及GUI操作界面的侵權風險了。
解決了戰(zhàn)略問題，F(xiàn)TO盡職調(diào)查的方向也就明確了。近期，專利團隊由筆者和王函律師一起接手了一項由投資人發(fā)起的涉及某仿制藥項目的FTO分析的項目。
我們將工作分解成以下的幾個階段：
一、我們通過與投資人以及擬生產(chǎn)廠家一起商討確定分析范圍，在了解了項目產(chǎn)品的主要活性物質(API)及涉及的生產(chǎn)工藝以及國外原研藥的背景之后，我們初步確定了以API作為首要分析要素的戰(zhàn)略并確定出大致的排查范圍。
二、通過對從API中提煉出的關鍵字進行專利檢索，初篩出國內(nèi)已授權或尚在審查中的專利申請以及尚待進入國家階段的PCT專利申請近800件。
三、通過分析專利摘要及權利要求篩選出需要詳細排查的專利申請約150件。其中包括保護API或衍生物、組合物、制備工藝、提純工藝、分析方法等，并進一步篩選出有較高侵權風險的專利。
四、對上述已授權的重要專利進行解讀，排查或提供規(guī)避設計方案。
五、對尚未授權的潛在專利侵權法律風險進行分析，分析尚未授權的權利要求的授權前景與預期授權范圍，提示侵權風險并提供規(guī)避設計方案。
六、(作為對FTO分析的延伸)我們進一步對相關專利進行全局分析，歸納了項目所涉的主要競爭對手專利策略分析。并對客戶的后續(xù)專利布局提供全局性的建議。
最終，由筆者和王函律師提供的FTO報告得到了客戶的較高評價。
可見，由于技術的多樣性，要做好FTO必須量體裁衣，針對不同項目往往會有完全不同的分析策略。
除此之外，不得不說最近還有一個專利法修法的因素將利好未來的FTO分析市場。
眾所周知，我國已逐步納入了知識產(chǎn)權“惡意侵權”的懲罰性賠償制度，如何避免自己落入“惡意”的風險中呢?
由于我國目前尚沒有關于例如專利、著作權等需要較為復雜的技術性對比的知識產(chǎn)權的懲罰性賠償?shù)呐卸ㄏ壤?，我們參考已有一些實例的美國的?jīng)驗。
美國聯(lián)邦巡回上訴法院在1992年Read Corp. v. Portec, Inc.一案的判決中指出：只有當侵權人的行為構成故意侵權時，法院才可以適用懲罰性賠償條款，即只有當侵權人具有主觀惡性時才可以適用懲罰性賠償。
在司法實踐中對于侵權人主觀惡性的認定以及“故意的”認定并沒有統(tǒng)一的標準，聯(lián)邦巡回上訴法院列舉了認定故意侵權的參考因素：
(1)當侵權人知道他人專利權存在后，是否調(diào)查過專利權的保護范圍，并且善意地相信該專利無效或自己行為不會構成侵權;
(2)侵權人在訴訟中的表現(xiàn);
(3)侵權人的經(jīng)營規(guī)模和財務狀況;
(4)侵權人的動機等。
因此，公司對于收到權利人的通知或律師函后所作的應對措施在未來的司法實踐中顯得尤為重要，尤其是來自于律師的FTO分析法律意見書將會在未來的訴訟中起到重要的作用。
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