商評(píng)字[2018]第0000246191號(hào)重審第0000004193號(hào)   

　　申請(qǐng)人：上銀科技股份有限公司

　　委托代理人：北京派特恩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

　　申請(qǐng)人不服我局商評(píng)字[2018]第0000246191號(hào)《關(guān)于第24542230號(hào)“顏色組合”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書》，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出（2019）京73行初第5030號(hào)行政判決書，判決駁回申請(qǐng)人的訴訟請(qǐng)求。申請(qǐng)人不服一審判決，于法定期限內(nèi)向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。北京市高級(jí)人民法院作出（2019）京行終7760號(hào)行政判決書，判決撤銷（2019）京73行初第5030號(hào)行政判決書及我局被訴決定，并責(zé)令我局重新作出決定。我局依法重新組成合議組進(jìn)行了審理。

　　我局被訴決定認(rèn)為：申請(qǐng)商標(biāo)構(gòu)圖簡(jiǎn)單，設(shè)計(jì)感較弱，其作為商標(biāo)注冊(cè)使用在指定商品上，缺乏顯著特征，消費(fèi)者不易將其作為商標(biāo)識(shí)別，難以起到區(qū)分商品來(lái)源的作用。申請(qǐng)商標(biāo)屬于《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)所指的標(biāo)志，不得作為商標(biāo)注冊(cè)。申請(qǐng)人提交的在案證據(jù)不足以證明申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過(guò)使用已經(jīng)取得顯著特征并便于識(shí)別。

　　申請(qǐng)人在駁回復(fù)審程序中向我局提交了以下主要證據(jù)：

　?。薄⑸暾?qǐng)人的介紹材料；

　　2、申請(qǐng)人的大陸專屬經(jīng)銷證書材料；

　　3、《中國(guó)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)報(bào)》等期刊、雜志對(duì)申請(qǐng)人及其產(chǎn)品的宣傳推廣材料；

　　4、申請(qǐng)人簽訂的廣告發(fā)布合同書及廣告費(fèi)用發(fā)票材料；

　　5、申請(qǐng)人參加展會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)照片材料；

　　6、申請(qǐng)人經(jīng)銷商的產(chǎn)品銷售發(fā)票材料；

　　7、申請(qǐng)人商標(biāo)獲得行政保護(hù)的材料。

　　一審法院判決認(rèn)為：

　　根據(jù)當(dāng)事人的訴辯主張，本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為申請(qǐng)商標(biāo)是否違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定。

　　申請(qǐng)商標(biāo)由紅、灰、綠三色組合而成，整體缺乏顯著特征，相關(guān)公眾難以將其作為商標(biāo)識(shí)別，從而區(qū)分商品來(lái)源。申請(qǐng)人提交的在案證據(jù)不足以證明申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)使用已經(jīng)具有顯著性并且便于識(shí)別。故被訴決定并無(wú)不當(dāng)，本院予以支持。

　　申請(qǐng)人在一審訴訟程序中提交了以下主要證據(jù)：

　　8、百度百科關(guān)于潘通色卡的介紹材料；

　　9、在先類似案例（2016）京行終第55號(hào)行政判決書材料；

　　10、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)出具的證明申請(qǐng)人產(chǎn)品占有重要市場(chǎng)份額的證明函材料；

　　11、同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者在企業(yè)官方網(wǎng)站上對(duì)線性導(dǎo)軌產(chǎn)品的展示及介紹材料；

　　12、《機(jī)床商情》、《國(guó)際制造商推介要覽》、《機(jī)床產(chǎn)品重點(diǎn)品牌手冊(cè)》、《國(guó)家知名品牌產(chǎn)品分類采購(gòu)導(dǎo)向目錄》《新歐盟時(shí)代》、《中國(guó)機(jī)電大黃頁(yè)》雜志、期刊對(duì)申請(qǐng)人產(chǎn)品的介紹材料；

　　13、申請(qǐng)人產(chǎn)品宣傳冊(cè)、產(chǎn)品說(shuō)明書及產(chǎn)品實(shí)物照片材料；

　　14、國(guó)家圖書館出具的以“上銀科技或HIMIN”為搜索關(guān)鍵詞的檢索報(bào)告書材料；

　　15、《半導(dǎo)體科技》、《伺服控制》、《制造技術(shù)與機(jī)床》、《中華商標(biāo)》、《機(jī)械工人》、《金屬加工》、《世界制造技術(shù)與裝備市場(chǎng)WMEM》、《機(jī)電信息》、《現(xiàn)代制造》、《電子工業(yè)專用設(shè)備》、《機(jī)電21世紀(jì)》對(duì)申請(qǐng)人直線導(dǎo)軌、線性導(dǎo)軌產(chǎn)品的廣告宣傳材料；

　　16、申請(qǐng)人參加中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)CCMT、第十一屆/第十二屆/第十三屆/第十四屆中國(guó)國(guó)際機(jī)床工具展覽會(huì)、第九屆/第十屆/第十二屆/第十三屆/第十四屆中國(guó)國(guó)際機(jī)床展覽會(huì)CIMT的相關(guān)材料；

　　17、申請(qǐng)人的產(chǎn)品銷售收入及廣告宣傳費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)告書材料。

　　二審法院判決認(rèn)為：

　　本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為申請(qǐng)商標(biāo)是否屬于2013年《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定的情形。

　　根據(jù)《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)書》的記載，申請(qǐng)商標(biāo)系作為“顏色組合”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的。因此，對(duì)于申請(qǐng)商標(biāo)在其指定使用的商品上是否具有顯著特征，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾是否以該“顏色組合”作為識(shí)別商品來(lái)源的標(biāo)志作為審查對(duì)象，而被訴決定明確認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)為圖形商標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)不具有顯著特征，顯然屬于審查的基礎(chǔ)事實(shí)錯(cuò)誤，在此基礎(chǔ)上得出的審查結(jié)論當(dāng)然不能成立。且考慮到申請(qǐng)人在原審訴訟階段已明確提出被訴決定存在上述錯(cuò)誤，但原審判決對(duì)此未予糾正，亦屬不當(dāng)。故被訴決定及原審判決均存有不當(dāng)，本院一并予以糾正。

　　鑒于被訴決定的審查對(duì)象存有不當(dāng)，且申請(qǐng)人在原審及二審期間補(bǔ)充提交了大量使用申請(qǐng)商標(biāo)的證據(jù)，在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局并未對(duì)上述證據(jù)進(jìn)行審查的情況下，為保障當(dāng)事人的審級(jí)利益，本院不宜對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)是否具有固有顯著特征及上述證據(jù)能否證明申請(qǐng)商標(biāo)通過(guò)使用獲得了顯著特征直接作出認(rèn)定，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當(dāng)在重新審查過(guò)程中，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)是否具有固有特征，并結(jié)合申請(qǐng)人提交的證據(jù)對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)是否通過(guò)使用獲得了顯著特征重新作出審查，進(jìn)而就申請(qǐng)商標(biāo)能否予以核準(zhǔn)注冊(cè)作出認(rèn)定。

　　申請(qǐng)人在二審訴訟程序中提交了以下主要證據(jù)：

　　18、申請(qǐng)人在先獲準(zhǔn)注冊(cè)的顏色組合商標(biāo)信息材料；

　　19、申請(qǐng)人經(jīng)銷商的銷售審計(jì)報(bào)告書、宣傳活動(dòng)審計(jì)報(bào)告書材料；

　　20、申請(qǐng)人簽訂的經(jīng)銷合同書材料；

　　21、《中國(guó)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)報(bào)》、《商標(biāo)年鑒》、《人民代表報(bào)》、《中國(guó)工業(yè)報(bào)》、《中國(guó)政協(xié)》、《中國(guó)對(duì)外貿(mào)易》、《機(jī)械資訊》、《機(jī)械月刊》、《機(jī)械工業(yè)雜志》等雜志、期刊以及中共江蘇省委新聞網(wǎng)、蘇州新聞網(wǎng)、搜狐、新浪、鳳凰網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)媒體對(duì)申請(qǐng)人及其產(chǎn)品的報(bào)道材料；

　　22、申請(qǐng)人及其線性滑軌產(chǎn)品獲得的榮譽(yù)材料；

　　23、申請(qǐng)人參與的相關(guān)社會(huì)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)照片材料；

　　24、除證據(jù)7之外的申請(qǐng)人商標(biāo)獲得行政保護(hù)的相關(guān)材料；

　　25、在先類似案例（2015）京知行初字第1638號(hào)、（2016）京行終211號(hào)、（2017）京73行初字第6150號(hào)行政判決書材料；

　　26、2019年全球與中國(guó)市場(chǎng)直線導(dǎo)軌深度研究報(bào)告書及中國(guó)臺(tái)灣的工業(yè)協(xié)會(huì)出具的聲明書材料。

　　申請(qǐng)人于2020年7月5日向我局補(bǔ)充提交了以下證據(jù)：

　　27、商標(biāo)行政保護(hù)十大典型案例介紹材料；

　　28、申請(qǐng)人商標(biāo)的使用、宣傳情況匯總表材料。

　　根據(jù)法院判決，我局認(rèn)為：

　　顏色組合作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，其固有顯著性較弱，一般需要通過(guò)長(zhǎng)期大量的使用，使相關(guān)公眾能夠?qū)⒃擃伾M合作為區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的標(biāo)志加以識(shí)別，從而取得顯著特征，才能獲準(zhǔn)注冊(cè)。本案中，申請(qǐng)商標(biāo)系作為“顏色組合”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，由紅、綠、灰三種顏色組合而成，申請(qǐng)人以“機(jī)器導(dǎo)軌”商品為例說(shuō)明了該商標(biāo)的使用方式，“機(jī)器導(dǎo)軌”的“刮油片”部分為紅色、“端蓋”部分為綠色、“滑塊”部分為灰色。

　　首先，申請(qǐng)商標(biāo)由紅、灰、綠三色組合而成，其注冊(cè)在指定使用的商品上，整體缺乏顯著特征，相關(guān)公眾不易將其作為商標(biāo)加以識(shí)別，難以起到區(qū)分商品來(lái)源的作用。其次，申請(qǐng)人提交的其對(duì)“紅、綠、灰”顏色組合標(biāo)識(shí)的宣傳證據(jù)主要為雜志、期刊上刊登的“紅、綠、灰”顏色組合“機(jī)器導(dǎo)軌”商品的廣告材料。而在上述宣傳證據(jù)的廣告宣傳展示頁(yè)面上通常會(huì)突出使用“HIWIN”商標(biāo)，將使用“紅、綠、灰”顏色組合標(biāo)識(shí)的“機(jī)器導(dǎo)軌”商品與申請(qǐng)人的其他產(chǎn)品并列展示。從“紅、綠、灰”顏色組合標(biāo)識(shí)在商品上的實(shí)際使用位置、組合方式及整體視覺(jué)效果來(lái)看，相關(guān)公眾一般會(huì)將該顏色組合作為商品的裝潢加以識(shí)別，而非將其作為區(qū)分不同商品來(lái)源的商標(biāo)加以識(shí)別。再次，申請(qǐng)人提交的其銷售使用“紅、綠、灰”顏色組合標(biāo)識(shí)商品的證據(jù)主要為相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告書，而上述銷售證據(jù)因缺乏帶有該顏色組合商標(biāo)的銷售合同、發(fā)票等證據(jù)予以佐證，無(wú)法單獨(dú)證明該顏色組合標(biāo)識(shí)在商業(yè)活動(dòng)中發(fā)揮了識(shí)別商品來(lái)源的作用。因此，申請(qǐng)人提交的在案證據(jù)基本未能體現(xiàn)其將“顏色組合”這一特定可視化要素在“機(jī)器導(dǎo)軌”商品的廣告宣傳、產(chǎn)品銷售等過(guò)程中作為區(qū)分不同商品來(lái)源的標(biāo)識(shí)進(jìn)行了使用。申請(qǐng)人提交的在案證據(jù)尚不足以證明申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)使用取得了商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，申請(qǐng)商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)所指的缺乏顯著特征的標(biāo)志，不得作為商標(biāo)注冊(cè)。

　　依照《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)、第三十條和第三十四條的規(guī)定，我委決定如下：

　　申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回。

　　申請(qǐng)人對(duì)本決定不服，可以自收到本決定書之日起三十日內(nèi)向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴，并在向人民法院遞交起訴狀的同時(shí)或者至遲十五日內(nèi)將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我委。

合議組成員:呂美蘭

張穎

楊嘉卉

2020年09月10日