進一步完善發(fā)明專利實質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn) 提高審查質(zhì)量
——對《專利審查指南》發(fā)明專利實質(zhì)審查相關(guān)修改內(nèi)容的解讀
本次《專利審查指南》第二部分實質(zhì)審查的修改主要包括以下內(nèi)容：一是根據(jù)專利法及其實施細則的修改內(nèi)容對《專利審查指南》第二部分進行了適應(yīng)性修改;二是對有關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整修改;三是增加了涉及保密審查條款及遺傳資源保護有關(guān)條款的審查。
下面就上述幾點進行詳細說明：
適應(yīng)性修改的內(nèi)容
由于對專利法和專利法實施細則的有關(guān)條款進行了修改，因此《專利審查指南》在相應(yīng)的章節(jié)進行了適應(yīng)性的修改。
原專利法實施細則第二條第二款有關(guān)發(fā)明的定義現(xiàn)改為專利法第二條第二款;原專利法實施細則第二十條第一款有關(guān)權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法第二十六條第四款;原專利法實施細則第二十一條第二款有關(guān)獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明技術(shù)方案、記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法實施細則第二十條第二款。
原專利法第五十六條第一款有關(guān)說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法第五十九條第一款;原專利法實施細則第十三條第二款有關(guān)兩個以上的申請人同日分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，應(yīng)當(dāng)在收到通知后自行協(xié)商確定申請人的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法實施細則第四十一條第一款;原專利法實施細則第十八條至第二十五條的內(nèi)容相應(yīng)改為專利法實施細則第十七條至第二十四條，原專利法實施細則第三十一條第一、二款有關(guān)不喪失新穎性的寬限期的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法第三十條第一、二款;原專利法實施細則第三十三條有關(guān)要求優(yōu)先權(quán)的條件的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法實施細則第三十二條;原專利法實施細則第三十五條有關(guān)單一性特定技術(shù)特征的內(nèi)容現(xiàn)改為專利法實施細則第三十四條。由于這些條款沒有發(fā)生實質(zhì)性的變化，《專利審查指南》也僅是分別在相應(yīng)章節(jié)的引用和旁注的法條方面進行了適應(yīng)性的修改。
涉及專利法實施細則第四十三條第一款，其中由“分案申請不得超出原申請公開的范圍”改為“分案申請不得超出原申請記載的范圍”。對此，在《專利審查指南》第二部分第六章第3.3節(jié)引用該條款時進行了相應(yīng)的修改，因為原條款所述的“公開的范圍”應(yīng)當(dāng)理解為專利法第三十三條所述的“記載的范圍”。
根據(jù)新專利法第九條第一款及專利法第四十一條第二款的規(guī)定，對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理，《專利審查指南》在第二部分第二章第6節(jié)中進行了適應(yīng)性的修改。其中對兩件專利申請的處理，同一申請人同日(指申請日，有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩件專利申請，它們符合授予專利權(quán)的其他條件，應(yīng)當(dāng)分別通知申請人進行選擇或者修改。在根據(jù)專利法第九條第一款增加規(guī)定“禁止重復(fù)授權(quán)原則”的同時，在該條款中又規(guī)定了該原則的一種例外情況，即對于同一申請人同日(僅指申請日)對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明專利的，在先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發(fā)明專利申請外，還可以通過放棄實用新型專利權(quán)避免重復(fù)授權(quán)。審查上述發(fā)明專利申請時，如果該申請符合授權(quán)的其他條件，應(yīng)當(dāng)通知申請人進行選擇或者修改，申請人選擇放棄實用新型專利權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在答復(fù)審查意見通知書時附交放棄實用新型專利權(quán)的書面聲明。此時，對符合授權(quán)條件的發(fā)明專利申請應(yīng)當(dāng)發(fā)出授權(quán)通知書，并將放棄上述實用新型專利權(quán)的書面聲明轉(zhuǎn)至有關(guān)審查部門，由專利局予以登記和公告，公告上注明上述實用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。
由于新專利法第二十二條對新穎性做出了修改，即“新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)，也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中”?！秾＠麑彶橹改稀犯鶕?jù)該條款在第二部分第三章對發(fā)明和實用新型有關(guān)新穎性的內(nèi)容做出了適應(yīng)性修改：一是引入新專利法第二十二條的規(guī)定;二是拓展了現(xiàn)有技術(shù)的范圍，取消了對現(xiàn)有技術(shù)的地域性限制，采用了國際通行的絕對新穎性標(biāo)準(zhǔn);三是改變了構(gòu)成抵觸申請的條件，使抵觸申請包含任何單位或者個人在先申請、在后公布或者公告的發(fā)明或者實用新型專利申請。此規(guī)定適應(yīng)了經(jīng)濟全球化和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，有利于鼓勵真正的發(fā)明創(chuàng)造，避免了在國外已經(jīng)能夠為公眾自由使用的現(xiàn)有技術(shù)在我國得到專利獨占權(quán)。此外，《專利審查指南》在重新定義的抵觸申請中，取消了“他人”的限制，因此，以往造成重復(fù)授權(quán)的申請人本人的不同申請日的同樣的發(fā)明創(chuàng)造不再作為影響重復(fù)授權(quán)的文件，而被作為影響新穎性的對比文件。此外，重新定義的抵觸申請將原定義中的“公布的同樣的發(fā)明或者實用新型專利申請”修改為“公布的專利申請文件或者公告的專利文件”，明確了抵觸申請不僅包括專利申請文件，而且包括授權(quán)公告的專利文件，從而完善了抵觸申請的定義。
新專利法第二十二條第三款有關(guān)創(chuàng)造性的規(guī)定中，將“已有技術(shù)”改為了“現(xiàn)有技術(shù)”，第二十二條第五款中對“現(xiàn)有技術(shù)”的定義也做出了修改，因此，《專利審查指南》在相應(yīng)的第二部分第四章第2節(jié)和第二部分第三章第2.1節(jié)做出了修改。修改后，對現(xiàn)有技術(shù)取消地域限制，無論是出版物公開、使用公開還是以其他方式公開都無地域限制。因此，在審查評價創(chuàng)造性時，應(yīng)考慮到現(xiàn)有技術(shù)的定義已發(fā)生變化。
有關(guān)調(diào)整修改的內(nèi)容
1. 調(diào)整法條的順序表述
《專利審查指南》在第二部分第八章第5.2、5.2.1和5.2.1.1節(jié)中對修改進行的說明所引用的相關(guān)法條順序進行了調(diào)整，即由原來順序的專利法實施細則第五十一條第一款、專利法實施細則第五十一條第三款、專利法第三十三條調(diào)整為現(xiàn)在的專利法第三十三條、專利法實施細則第五十一條第一款、專利法實施細則第五十一條第三款的順序。其修改的意圖在于：進一步突出對修改的內(nèi)容與范圍作出規(guī)定的專利法第三十三條的重要法律地位。其中在第5.2.1.1節(jié)修改的內(nèi)容與范圍中進一步明確指出：“不論申請人對申請文件的修改屬于主動修改還是針對通知書指出的缺陷進行的修改，都不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”。
2. 增加第5.2.1.2節(jié)主動修改的時機
根據(jù)專利法實施細則第五十一條第一款的規(guī)定，在該節(jié)中進一步明確了主動修改的時機，即：在提出實質(zhì)審查請求時和在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的三個月內(nèi)。在答復(fù)專利局發(fā)出的審查意見通知書時，不得再進行主動修改。
3.增加第5.2.1.3節(jié)答復(fù)審查意見通知書時的修改方式
在該節(jié)中進一步明確答復(fù)審查意見通知書時的修改方式，并對即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而不予接受的5種情況增加了“主動”二字。這種增加看似更加嚴格，實際上是適當(dāng)放寬了要求，即只有在不是為了克服審查意見通知書指出的缺陷而“主動”刪除技術(shù)特征、改變技術(shù)特征或主題、增加新的權(quán)利要求的修改不予接受;但為了克服審查意見通知書指出的缺陷而進行的上述修改則由于被視為“非主動修改”而可以被允許。
4.進一步細化駁回申請條件
本次《專利審查指南》對第二部分第八章第6.1.1節(jié)駁回申請的條件進行了修改，主要涉及審查員可以在一通之后駁回發(fā)明專利申請的條件，修改后的規(guī)定與修改前的規(guī)定沒有實質(zhì)上的變化，只是對原規(guī)定進行了細化和補充。一是進一步明確了申請人在答復(fù)通知書時提出的意見陳述和/或證據(jù)是針對通知書指出的可駁回缺陷提出的，不是針對通知書指出的可駁回缺陷提出的意見陳述和/或證據(jù)，哪怕是有說服力的，也不認為滿足這里所規(guī)定的條件。二是明確了申請人在答復(fù)時對申請文件的修改是針對通知書指出的缺陷進行的修改，不包括申請人對通知書指出的缺陷之外的申請文件的其他部分的修改;并且進一步補充了如果修改僅是改正了錯別字或更換了表述方式而技術(shù)方案沒有實質(zhì)上的改變，則不認為是駁回所針對的事實發(fā)生改變的情形。
有關(guān)增加的條款的審查
1.涉及保密審查條款的審查
新專利法第二十條規(guī)定，任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先報經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局進行保密審查。該條款既是駁回條款，也是無效條款。在專利法實施細則第八條第一款中則對“在中國完成”進行了解釋。
根據(jù)新專利法第二十條第一款的規(guī)定，《專利審查指南》在第二部分第八章第4.7節(jié)適應(yīng)性地作出了說明，其中增加了“如果審查員有理由認為申請所涉及的發(fā)明是在中國完成，且向外國申請專利之前未報經(jīng)專利局進行保密審查，應(yīng)當(dāng)審查申請是否符合專利法第二十條的規(guī)定”的內(nèi)容。
在第4.7節(jié)明確了在實審階段對申請涉及保密審查的情形。通常情況下，只有當(dāng)審查員有理由認為申請有違反專利法第二十條第一款規(guī)定的情況才可駁回該申請。
2.涉及遺傳資源保護有關(guān)條款的審查
修改后的專利法第五條第二款規(guī)定：對違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。修改后的專利法實施細則第二十六條第一款對“遺傳資源”和“依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造”進行了下述定義：專利法所稱遺傳資源，是指取自人體、動物、植物或者微生物等含有遺傳功能單位并具有實際或者潛在價值的材料;專利法所稱依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，是指利用了遺傳資源的遺傳功能完成的發(fā)明創(chuàng)造。
為了進一步落實專利法第五條第二款的規(guī)定，修改后的《專利審查指南》第二部分第一章(“不授予專利權(quán)的申請”)中新增了第3.2節(jié)，其中詳細規(guī)定了“遺傳功能”、“遺傳功能單位”、“取自人體、動物、植物或者微生物的含有遺傳功能單位的材料”、“發(fā)明創(chuàng)造利用了遺傳資源的遺傳功能”以及“違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源”的含義。另外，第3.2節(jié)中還給出了一個例子，來說明何種情況屬于違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源,清楚地界定了根據(jù)專利法第五條第二款不授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造的范圍，特別是“依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造”的范圍。
修改后的專利法第二十六條第五款規(guī)定：依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請人應(yīng)當(dāng)在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源;申請人無法說明原始來源的，應(yīng)當(dāng)陳述理由。至于如何披露遺傳資源來源信息，修改后的專利法實施細則第二十六條第二款規(guī)定：就依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，申請人應(yīng)當(dāng)在請求書中予以說明，并填寫國務(wù)院專利行政部門制定的表格。
為了進一步落實專利法第二十六條第五款的規(guī)定，修改后的《專利審查指南》第二部分第十章(“關(guān)于化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定”)中新增了第9.5節(jié)。其中，第9.5.1節(jié)給出了“直接來源”和“原始來源”的定義，并且規(guī)定了遺傳資源直接來源的披露信息為獲取該遺傳資源的時間、地點、方式、提供者等，而原始來源的披露信息為采集該遺傳資源所屬生物體的時間、地點、采集者等。
關(guān)于對披露內(nèi)容的具體要求，第9.5.2節(jié)中明確規(guī)定，除了在請求書中予以說明外，還應(yīng)在專利局制定的《遺傳資源來源披露登記表》(下稱登記表)中按照填表要求，清楚、完整地披露直接來源和原始來源的相關(guān)信息。第9.5.2節(jié)中還規(guī)定：如果遺傳資源的直接來源為從某個機構(gòu)獲得，該機構(gòu)知曉并能夠提供原始來源的，申請人應(yīng)當(dāng)提供該遺傳資源的原始來源信息。申請人聲稱無法說明原始來源的，應(yīng)當(dāng)陳述理由，必要時提供有關(guān)證據(jù)。例如指明“該種子庫未記載(或不能提供)該遺傳資源的原始來源”，并提供該種子庫出具的相關(guān)書面證明。
第9.5.3節(jié)的內(nèi)容涉及遺傳資源來源披露的審查，從中可以看出，如果申請人未在申請日提交或者交全登記表，仍可以在實審階段應(yīng)審查員的要求補交或補全登記表。在這兩種情況下，審查員應(yīng)當(dāng)在審查意見通知書中告知申請人補交或補全登記表，通知書中還應(yīng)當(dāng)具體指明需要披露來源的遺傳資源并說明理由。如果申請人提交了登記表，審查員應(yīng)當(dāng)審查該登記表的填寫是否符合規(guī)定，如果存在缺陷，則應(yīng)通知申請人并具體指出該缺陷。經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第二十六條第五款規(guī)定的，審查員應(yīng)當(dāng)駁回其專利申請。
第9.5.3節(jié)中還特別提到：登記表中的內(nèi)容不屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，因此不能作為判斷說明書是否充分公開的依據(jù)，也不得作為修改說明書和權(quán)利要求書的基礎(chǔ)。
申請人在填寫登記表時，應(yīng)仔細閱讀填表的注意事項，特別是以下內(nèi)容：
(1一個遺傳資源一般應(yīng)當(dāng)填寫一張登記表，但是，當(dāng)遺傳資源名稱有多個，而其他所有欄目內(nèi)容都相同時，可以僅填寫一張登記表。
(2在填寫原始來源的獲取地點時，申請人一般應(yīng)將其披露至省(市)，如果申請人無法披露至省(市)，也可以只披露至國家。但是，如果遺傳資源的直接獲取方式為自行采集或委托采集，則必須說明該遺傳資源的原始來源，并將原始來源披露至省(市)一級。
(3涉及人類遺傳資源的，申請人披露其來源信息時，不得公開被采集遺傳資源的個人的姓名、身份證號和詳細住址。(知識產(chǎn)權(quán)報 茅紅 孫廣秀
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