對不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請審查，企業(yè)還能不能申請“防御性商標(biāo)”和“儲備商標(biāo)”？
人紅是非多，企業(yè)一旦出名，就極易遭受商標(biāo)方面的困擾。出于對企業(yè)核心商標(biāo)的全面保護或商標(biāo)防御性保護的考慮，很多企業(yè)會集中在某個類別申請注冊多件商標(biāo)或在多個類別申請多件商標(biāo)以求全面保護自身的商標(biāo)權(quán)益。
這一常見的商標(biāo)保護措施，卻在近幾年面臨被判定為不以使用為目的的惡意申請的境地，對于申請量較大的商標(biāo)，國家知識產(chǎn)權(quán)局會下發(fā)商標(biāo)審查意見書，要求商標(biāo)申請人就相關(guān)商標(biāo)實際使用或者真實使用意圖做出說明并提供必要證據(jù)。
面臨這一審查意見，很多出于善意商業(yè)目的的申請人卻產(chǎn)生了疑惑，公司所申請的商標(biāo)明明都是為了保護自身的品牌，并非惡意搶注商標(biāo)；即使商標(biāo)現(xiàn)階段未投入實際使用，也是出于應(yīng)對“惡意搶注”而申請“防御性商標(biāo)”或者應(yīng)對未來業(yè)務(wù)需求而申請“儲備商標(biāo)”的正當(dāng)目的，并不具有“惡意”。為什么國家知識產(chǎn)權(quán)局不予支持呢？
不以使用為目的的惡意申請的法律依據(jù)
2023年4月23日，第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會決定對《商標(biāo)法》做出修改，在第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定。
新增該條款旨在堅決遏制“不以使用為目的”的惡意商標(biāo)注冊行為，堅決打擊囤積商標(biāo)的申請注冊行為，有效規(guī)范商標(biāo)申請注冊秩序。
我國《商標(biāo)法》法律條文中，打擊商標(biāo)惡意注冊相關(guān)規(guī)定散見在《商標(biāo)法》第四條、第七條、第十五條、第十九條、第三十二條、第四十四條等多個條款中。
一般認(rèn)為，商標(biāo)惡意注冊行為按照所侵犯利益劃分，大致可以分為兩種類型：
一類是商標(biāo)惡意搶注行為，即“傍名牌”“蹭熱點”以及搶注公眾人物姓名等以損害或者攀附他人商譽、民事權(quán)利與合法權(quán)益為核心特征的商標(biāo)注冊申請行為；
另一類是“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”行為，即“批量申請”“圈占資源”等以擾亂或沖擊商標(biāo)注冊與管理秩序為核心特征的商標(biāo)注冊申請行為。
兩種類型的商標(biāo)惡意注冊行為既有區(qū)分，也有關(guān)聯(lián)。
《商標(biāo)審查審理指南2021》明確了《商標(biāo)法》第四條第一款中的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”是指“申請人并非基于生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，而提交大量商標(biāo)注冊申請，缺乏真實使用意圖，不正當(dāng)占用商標(biāo)資源，擾亂商標(biāo)注冊秩序的行為”。
“不以使用為目的的惡意”中的“惡意”是指不以使用為目的大量申請商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖，與“惡意搶注”中的“惡意”并不相同。
“傍名牌”“蹭熱點”等商標(biāo)惡意搶注行為，如僅損害特定主體的民事利益不涉及損害公共利益的，應(yīng)適用相對理由條款予以規(guī)制，不屬于“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”規(guī)制情形。
當(dāng)然，如果惡意搶注商標(biāo)數(shù)量較大，不正當(dāng)占用商標(biāo)資源，擾亂商標(biāo)注冊秩序的，則應(yīng)同時適用《商標(biāo)法》第四條第一款予以規(guī)制。
“不以使用為目的的惡意”中的 “不以使用為目的”是指申請人在申請注冊商標(biāo)的時候，既無實際使用商標(biāo)的目的，也無準(zhǔn)備使用商標(biāo)的行為，或者依據(jù)合理推斷，無實際使用商標(biāo)可能性。
《商標(biāo)法》第四條立法目的在于遏制不正當(dāng)占用商標(biāo)資源和擾亂商標(biāo)注冊秩序的商標(biāo)囤積等惡意申請行為，其不以使用為目的大量申請商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規(guī)制的"不以使用為目的"的“惡意。
隨著商標(biāo)囤積及搶注情形頻發(fā)，為打擊這類現(xiàn)象，新法賦予了行政機關(guān)主動審查“惡意搶注商標(biāo)行為”的權(quán)力，即商標(biāo)局在注冊申請階段可以主動審查是否存在“不以使用為目的惡意注冊行為”，并可以據(jù)此駁回申請商標(biāo)的注冊。
企業(yè)應(yīng)如何面對不以使用為目的商標(biāo)審查？注意以下幾個主要方面：
1、控制商標(biāo)申請總量。國家知識產(chǎn)權(quán)局在判斷商標(biāo)申請是否構(gòu)成“惡意注冊”時，通常會考量該申請人名下的商標(biāo)申請總量。
（1）在已有在先注冊商標(biāo)的情況下，避免重復(fù)申請；
（2）若商標(biāo)被駁回，如有成功可能性，積極提起駁回復(fù)審及行政訴訟，避免此后重新申請。
2、控制同一批次或階段的商標(biāo)申請數(shù)量。數(shù)量不要過多，如超過上百件就很可能存在認(rèn)定“惡意注冊”的風(fēng)險。
3、同一批次或階段所申請商標(biāo)的名稱不要過多。
4、同一批次或階段所申請的同一名稱商標(biāo)所涉類別不要過多，不要明顯超出工商登記的經(jīng)營范圍。比如，對于一般規(guī)?；蛘邆鹘y(tǒng)行業(yè)的企業(yè)，如果一次性在三四十個類別申請商標(biāo)，就有可能被認(rèn)定“惡意注冊”。如若必須在新的行業(yè)領(lǐng)域申請商標(biāo)，可以在提交申請前辦理工商變更登記，增加相應(yīng)的經(jīng)營范圍。
5、必要時主動撤回商標(biāo)注冊申請或注銷注冊商標(biāo)。如果發(fā)現(xiàn)正在申請中的商標(biāo)或者已經(jīng)獲得注冊的商標(biāo)確有可能被認(rèn)定“惡意注冊”，難以辯駁的，可以考慮主動撤回商標(biāo)注冊申請或注銷注冊商標(biāo)，以避免產(chǎn)生不利的法律后果。
6、商標(biāo)獲得注冊后定期核查使用狀態(tài)，盡量予以使用并保存使用證據(jù)。即使商標(biāo)獲得注冊，仍有可能被他人以“惡意注冊”為由申請無效宣告，或者被他人以“注冊商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用”為由申請撤銷（即申請“撤三”），從而存在商標(biāo)被無效的風(fēng)險。因此，商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后，要注意定期審查注冊商標(biāo)是否有實際使用，盡量確保對重要商標(biāo)有實際使用，并保存好使用證據(jù)；對于未投入或無法投入實際使用的商標(biāo)，則提前做好應(yīng)對措施。
如上所述，申請“防御性商標(biāo)”和“儲備商標(biāo)”是被允許的，但不能“過度”。如何更好地把握滿足現(xiàn)實注冊保護需求與不違反法律禁止性規(guī)定之間的平衡，就需要提前做好商標(biāo)布局，而不能“想一出是一出”。
當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)商標(biāo)注冊需求特別是需要的商標(biāo)數(shù)量較多時，建議及時制定商標(biāo)申請規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)下實際，確定提交申請的時間、每次申請的具體商標(biāo)及數(shù)量、以及注冊失敗的應(yīng)對預(yù)案等，確保申請有“度”。
除了“傍名牌”“搭便車”“蹭熱點”這類商標(biāo)惡意搶注行為絕對不能觸碰外，也要避免因“防御過度”、“儲備過度”導(dǎo)致被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)惡意囤積。
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