原標(biāo)題：SEP所有者的義務(wù)：分析移動無線SEP的FRAND聲明（第四部分）
SEP所有者在達(dá)成FRAND許可的過程中（即，作為過程的FRAND許可）的義務(wù)，這不同于FRAND條款和條件本身（即，作為結(jié)果的FRAND許可）。本文是系列文章的第四篇，此文章重點(diǎn)討論FRAND許可過程中關(guān)于SEP所有者的義務(wù)的聲明。
“某種程度上，Apple是對的，即沒有辦法要求實(shí)施者進(jìn)行FRAND許可的談判，這使SEP所有者別無選擇，只能在無法商定FRAND條款和條件的情況下提起專利侵權(quán)訴訟。”
這是系列文章中的第四篇，該篇分析了手機(jī)行業(yè)中的各個實(shí)體在公平、合理和無歧視(FRAND)的基礎(chǔ)上就標(biāo)準(zhǔn)必要專利(SEP)的許可所作的聲明。第三篇文章考慮了FRAND費(fèi)率適用的許可費(fèi)基準(zhǔn)。本文重點(diǎn)討論FRAND許可過程中關(guān)于SEP所有者的義務(wù)的聲明。
FRAND過程：
SEP所有者（未來的許可方）的義務(wù)
本系列文章目前討論的某些實(shí)體的FRAND相關(guān)聲明和訴訟立場中反映出的一個主要的爭議領(lǐng)域是：SEP所有者在達(dá)成FRAND許可的過程中(即，作為過程的FRAND許可)的義務(wù)，這不同于FRAND條款和條件本身(即，作為結(jié)果的FRAND許可)。在本系列的第一篇有關(guān)透明義務(wù)的文章中，已經(jīng)談到了這種意見分歧，但問題遠(yuǎn)不止于此。
例如，根據(jù)Apple公司的FRAND聲明，除了要透明之外，“SEP所有者……還應(yīng)具體證明為什么每個SEP實(shí)際上都是標(biāo)準(zhǔn)必要的、被侵權(quán)的，并且不是無效的、權(quán)利用盡的、被許可的或不可執(zhí)行的。”公平標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟(FSA)在其題為“促進(jìn)SEP爭議的公平和平衡的解決(Facilitating the Fair and Balanced Settlement of Disputes on SEPs)”的立場文件中強(qiáng)調(diào)了這些觀點(diǎn)。統(tǒng)一專利的姊妹公司統(tǒng)一咨詢在最近的IAM文章中也支持這樣一種觀點(diǎn)，即當(dāng)面對SEP許可的邀請時，實(shí)施者應(yīng)“嚴(yán)厲質(zhì)疑所有的標(biāo)準(zhǔn)必要性和侵權(quán)性的主張，由專利持有人對侵權(quán)承擔(dān)舉證責(zé)任。”暫且不論標(biāo)準(zhǔn)必要性，這些實(shí)體實(shí)際上是在說SEP所有者應(yīng)向潛在的被許可方證明其許可是必需的。
Apple為其立場所聲明的理由是，“應(yīng)采用傳統(tǒng)的專利法和舉證責(zé)任來檢驗(yàn)SEP的價值和所有者的許可費(fèi)要求，和所有專利一樣。”但是，Apple沒有明確說明，專利所有者在專利訴訟中確立侵權(quán)的責(zé)任如何在合同法下轉(zhuǎn)化為第三方受益主體對FRAND許可的權(quán)利。即使假定專利問題與后者密切相關(guān)，但考慮到專利被推定為有效且傳統(tǒng)上證明無效的責(zé)任由被控侵權(quán)方承擔(dān)，并不清楚為什么SEP所有者必須證明有效性。此外，要證明有效性，需要專利所有者證明不存在使得專利無效的現(xiàn)有技術(shù)，這無異于必須證明羅素的茶壺[1]不存在一樣?；氐叫惺笷RAND權(quán)利的問題上，Apple的立場回避了這樣一個問題：為什么專利所有者有義務(wù)證明許可是必需的，而不是如果實(shí)施者擔(dān)心有效性甚至侵權(quán)性，那么實(shí)施者負(fù)有責(zé)任來明確表明不想要FRAND許可。
對于意欲反向劫持的實(shí)施者，向其證明任何事實(shí)在實(shí)踐上不具備可能性，拋開這個不說，Apple的立場似乎與Gilstrap法官在HTC訴Ericsson案中的裁定也是不符的，Gilstrap法官在該案中認(rèn)為，基于合同法中的傳統(tǒng)舉證責(zé)任，原告HTC公司和HTC美國公司對于其提出的違反FRAND的訴訟請求承擔(dān)舉證責(zé)任(請參閱以下決定：被告Telefonaktiebolaget LM Ericsson和Ericsson Inc.要求確認(rèn)原告HTC公司和HTC美國公司承擔(dān)舉證責(zé)任的動議，HTC Corporation，HTC America Inc v.Telefonaktiebolaget LM Ericsson，Ericsson Inc，案號：6:18-CV-00243-JRG ( E.D. Texas, 2018年11月8日)，此動議是針對HTC主張Ericsson應(yīng)當(dāng)承擔(dān)證明其費(fèi)率為FRAND的舉證責(zé)任而提出的)。HTC對于Ericsson反訴要求確認(rèn)其向HTC提出的條款符合FRAND也承擔(dān)了舉證責(zé)任。Gilstrap法官認(rèn)為，“很明確的是，《確認(rèn)之訴法案》的實(shí)施僅是程序性的，實(shí)體權(quán)利是不變的”，并且“舉證責(zé)任是訴訟請求的實(shí)體性方面。”(請參閱HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc的備忘錄意見書和最終判決，案號：6:18-CV-00243-JRG(E.D. Texas, 2023年5月22日))。
更令人困惑的是Apple、FSA和統(tǒng)一咨詢的立場，他們認(rèn)為專利所有者應(yīng)證明其專利是標(biāo)準(zhǔn)必要的，因?yàn)榭雌饋韺?shí)施者作為第三方受益人必須首先接受此類專利是標(biāo)準(zhǔn)必要的才能觸發(fā)專利所有者基于FRAND條款和條件進(jìn)行許可的義務(wù)。例如，參見美國特拉華州地方法院最近的裁決，即由于Sierra Wireless未能證明標(biāo)準(zhǔn)必要性，因此Sierra Wireless提出的基于FRAND的反訴未能通過簡易判決(Koninklijke KPN N.V. v. Sierra Wireless, Inc.，No. 17-90-LPS, 2020 U.S. Dist. LEXIS 67016 (D. Del. 2023年4月16日)。另請參見Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers, Inv. No. 337-TA-794(USITC 2012))，其中Apple被認(rèn)為在三星向美國國際貿(mào)易委員會提起的337調(diào)查中未滿足證明FRAND抗辯的舉證責(zé)任。
除了有義務(wù)證明許可是必需的之外，Apple認(rèn)為“SEP所有者應(yīng)證明每個所主張發(fā)明的價值，并確定對每個以及所有此類專利的許可要約均符合FRAND要求”，并且“SEP所有者在SEP的許可要約中，應(yīng)包括具有充分事實(shí)和法律支持的解釋，以使?jié)撛诘腟EP被許可方可以針對每個SEP評估(i)是否需要許可，以及(ii)要約是否FRAND。”但是，海牙上訴法院在Koninlijke Philips N.V. vs. Asustek Computers Inc. et al.案(案號200.221.250 / 01(海牙上訴法院，2023年5月7日)，第57-75頁)中得出了不同的結(jié)論。其拒絕了Asustek的FRAND抗辯，并認(rèn)定Philips不對Asustek負(fù)有證明其要約是FRAND的舉證義務(wù)。法院還認(rèn)為，“因此Asus要求獲得Philips就UMTS/LTE專利包與第三方達(dá)成或提供給第三方的所有許可協(xié)議的查看權(quán)和/或副本，是沒有充分說明的并且構(gòu)成了未被授權(quán)的釣魚行為。”在另一件涉及Philips的荷蘭案件中，這一次Philips作為被告(Archos S. A. v. Koninklijke Philips N.V.，案號C/09/505587 I HA ZA 16-206(海牙地區(qū)法院，2017年2月8日))，其成功辯稱，盡管Philips沒有披露其在先許可，但Archos并未滿足其證明Philips沒有提供FRAND許可的舉證責(zé)任。這是通過根據(jù)Philips分別在UMTS和LTE(3G和4G)SEP中所占份額以及此類技術(shù)的總許可費(fèi)的第三方報(bào)告做出的。在美國，Gilstrap法官還認(rèn)為SEP所有者的義務(wù)相當(dāng)有限，他說：“根據(jù)法國法律，已根據(jù)ETSI的知識產(chǎn)權(quán)(IPR) 政策第6.1條提交了許可聲明的ETSI成員，可以通過以下任一方式來滿足其FRAND義務(wù)(1)基于FRAND條款和條件提供許可，或(2)就FRAND許可進(jìn)行善意的談判。”(請參閱HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc案的備忘錄意見書和最終判決，案號：6:18-CV-00243-JRG(E.D. Texas, 2023年5月22日))。
正如本系列第二篇文章所提到的，Apple還認(rèn)為：“當(dāng)事人擁有進(jìn)入國家法院的基本權(quán)利，如果善意被許可方拒絕仲裁、質(zhì)疑(專利)價值或者由于SEP所有者沒有提供符合FRAND的條款而訴諸訴訟，則不能認(rèn)為善意被許可方是非善意的。”FSA在其題為“促進(jìn)SEP爭議的公平和平衡的解決”的立場文件中表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，特別指出以下內(nèi)容：“這種潛在的被許可方必須始終有權(quán)使用專利制度的傳統(tǒng)機(jī)制來質(zhì)疑有效性或侵權(quán)性，并提出任何其他相關(guān)抗辯。允許對給出的專利的價值提出質(zhì)疑可以促進(jìn)競爭，并且可以確保只有真正的創(chuàng)新者才能獲得專利權(quán)。”簡而言之，贊成該觀點(diǎn)的實(shí)體希望能夠反對FRAND許可的要求，但又不會失去獲得該FRAND許可的權(quán)利。例如，統(tǒng)一咨詢建議實(shí)施者在面對SEP許可邀請時，他們應(yīng)“保留可能的FRAND抗辯，將所有主張的專利視為潛在的必要專利”，并且“明確表示無條件愿意接受基于FRAND條款的許可”，但與此同時“嚴(yán)厲質(zhì)疑所有關(guān)于必要性和侵權(quán)性的主張”，“甚至在主張開始之前就在可適用的國家探索匿名的異議和無效機(jī)會”，并且“考慮在最有利的法院先發(fā)制人地尋求解決方案。”
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要求專利所有者證明許可是必需的，同時如果專利所有者證明了許可是必需的，又要限制其在FRAND費(fèi)率方面的暴露，這種想法反映在Apple要求部分簡易判決的不成功的動議中，針對的是Qualcomm在訴答程序中請求確認(rèn)其對Apple滿足并履行了其對ETSI的FRAND承諾，其中Qualcomm主張“(此舉)將使它免受未來的違反FRAND的訴訟并且使得Apple喪失FRAND之下的權(quán)利”(裁決：拒絕Apple對訴答程序的部分判決的動議，關(guān)于：Qualcomm訴訟，案號：3:17-cv-108-GPC-MDD(S.D. California, 2023年3月20日))。最近，在涉及PanOptis的一個案件中，Apple主張，PanOptis“在美國法下沒有合法的權(quán)利向Apple施加就原告已聲明標(biāo)準(zhǔn)必要的專利組合進(jìn)行許可談判的義務(wù)，或因未能這樣做而(使Apple)喪失任何抗辯的權(quán)利”(Apple公司對于因缺乏事項(xiàng)管轄而撤銷第VIII法院(決定)的動議，Optis Wireless Technology, LLC, Optis Cellular Technology, LLC, Unwired Planet, LLC, Unwired Planet International Limited, and PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc.(民事訴訟編號2:19-cv-00066-JRG(ED Texas，2023年6月22日))。
某種程度上，Apple是對的，即沒有辦法要求實(shí)施者進(jìn)行FRAND許可的談判，這使SEP所有者別無選擇，只能在無法商定FRAND條款和條件的情況下提起專利侵權(quán)訴訟(因?yàn)榇_認(rèn)遵守FRAND義務(wù)的確認(rèn)之訴無法保證達(dá)成許可，并且需要對違反FRAND提出主張以便產(chǎn)生確認(rèn)判決管轄，這在實(shí)施者表示愿意獲得FRAND許可的情況下是不可能發(fā)生的，如統(tǒng)一咨詢所建議的一樣：參見報(bào)告和建議，Huawei Technologies Co. Ltc, v. T-Mobile US, Inc., T-Mobile USA, Inc., 案號2:16-CV-00715-JRG-RSP(ED Texas，2017年2月21日))。然而，在不同的國家對SEP進(jìn)行維權(quán)可能非常麻煩且昂貴，尤其是如果除了侵權(quán)性和有效性問題之外，還需要解決FRAND問題。
英國法院在答復(fù)華為的異議中認(rèn)識到了這一緊張關(guān)系，華為在該異議中認(rèn)為，如果不同意英國法院設(shè)定的全球費(fèi)率就將遭受英國禁令是不公平的，因?yàn)閷＠赡茏詈髸粺o效。上訴法院維持了Birss法官的思路并解釋說，除其他事項(xiàng)外，“沒有什么可以阻止FRAND被許可方在任何法域質(zhì)疑被許可SEP的有效性，并且該許可可以并且應(yīng)該包括適當(dāng)?shù)臋C(jī)制來處理此類程序的結(jié)果。”(Unwired Planet International Limited, Unwired Planet LLC and Huawei Technologies Co. Limited , Huawei Technologies (UK) Co Limited, [2018] EWCA Civ 2344.上訴法院(民事庭)，第109段否定了華為的主張：華為認(rèn)為必須在全球FRAND條款和條件(假定專利是有效且標(biāo)準(zhǔn)必要的)與禁令之間選擇，無異于將負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給了實(shí)施者，讓實(shí)施者支付費(fèi)用直到可以證明專利無效或非標(biāo)準(zhǔn)必要)在最高法院眼中，“該管轄的作用是，一旦法院認(rèn)定英國的SEP是有效且被侵權(quán)的，則對外國專利提出質(zhì)疑的責(zé)任施加給了實(shí)施者” (Unwired Planet International Ltd and another (Respondents) v. Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another (Appellants) Huawei Technologies Co Ltd and another (Appellants) v. Conversant Wireless Licensing SARL (Respondent) ZTE Corporation and another (Appellants) v. Conversant Wireless Licensing SARL (Respondent) [2020] UKSC 37)。關(guān)于未來許可方的FRAND義務(wù)，最高法院指出，不能強(qiáng)制SEP所有者在其他國家/地區(qū)對其專利進(jìn)行維權(quán)：
“
95.如何界定爭議的問題一直是當(dāng)事人在本法院和下級法院中爭論的主要內(nèi)容。其是如上訴人所說的實(shí)質(zhì)上是關(guān)于全球FRAND許可條款的爭議，還是如被上訴人所主張的形式上和實(shí)質(zhì)上都是關(guān)于維護(hù)英國專利固有權(quán)利以及由此關(guān)于英國專利的有效性和侵權(quán)性的爭議，而FRAND問題僅僅是作為所主張的合同抗辯的一個方面?迄今為止，無論是在本法官這里還是在上訴法院，被上訴人的主張都更合適。至今更被接受的分析的核心是承認(rèn)由不同國家/地區(qū)授予的專利組合的所有者原則上有權(quán)決定要對哪個(些)專利(以及由此在哪個(些)國家/地區(qū))進(jìn)行維權(quán)，并且不能僅僅因?yàn)獒槍＠M合中任何一個專利的維權(quán)的常見FRAND抗辯引起了相比于專門處理所選擇專利的維權(quán)的法域，在另外的法域可能更方便確定的問題，就被迫對其他國家/地區(qū)授予的專利組合中的專利進(jìn)行維權(quán)。
最高法院強(qiáng)調(diào)的支持行使管轄權(quán)的一個重要因素是因?yàn)橹袥]有證明中國法院對確定全球范圍的FRAND許可的條款和條件具有管轄權(quán)(參見第96-97段)。至于被許可方的善意談判義務(wù)不包括對FRAND條款和條件進(jìn)行仲裁的義務(wù)，這進(jìn)一步支持了英國法院以其所采用的方式行使管轄權(quán)的合理性。
在本系列的下一篇文章中，我們將深入探討關(guān)于FRAND許可過程中實(shí)施者(預(yù)期的被許可方)義務(wù)的FRAND相關(guān)聲明。
注釋：
[1]譯者注：羅素的茶壺(英語：Russell's teapot)，是由哲學(xué)家伯特蘭·羅素塑造的一個類比概念 ，說明舉證責(zé)任在于提出不可證偽的宣稱的人，特別是在宗教的情況。羅素以之駁斥有神論者聲稱“懷疑論在懷疑宗教主張的不可證偽性時具有舉證責(zé)任”的說法。羅素寫道，如果他聲稱，有一個茶壺在地球和火星之間圍繞太陽轉(zhuǎn)，而他指望別人相信他的理由，居然是沒有人能證明這聲明是錯，他認(rèn)為這顯然是荒謬的。
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