美國是我國企業(yè)最重要的海外市場之一，美國商標(biāo)的申請和維護(hù)對于我國企業(yè)在美國開展貿(mào)易和投資等至關(guān)重要。與我國商標(biāo)法不同，美國商標(biāo)制度更加注重商標(biāo)在商業(yè)中的實(shí)際使用，從申請階段到注冊階段再到商標(biāo)續(xù)展階段，商標(biāo)權(quán)利人均需在不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)向美國專利商標(biāo)局提交使用證據(jù)，以確保商標(biāo)的有效性。本文將對美國商標(biāo)提交使用證據(jù)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行解讀，并對提交使用證據(jù)的全流程進(jìn)行介紹。
一、美國關(guān)于“商業(yè)使用”的相關(guān)規(guī)定
美國《商標(biāo)法》第45條(Section 45)對“商業(yè)使用”(Use in Commerce)的定義[1]如下：
“商業(yè)使用”是指在正常貿(mào)易過程(the ordinary course of trade)中善意使用商標(biāo)的行為，而不僅僅是為了保留商標(biāo)權(quán)利的使用。就本法而言，下述行為可視為商標(biāo)在商業(yè)中使用：
商品商標(biāo)的使用：
(1) 是指將商標(biāo)以任何方式用于商品、商品容器或與之相關(guān)的商品展示物上，或貼附在標(biāo)簽上，或者如果商品性質(zhì)無法將商標(biāo)按照上述方式使用，則在商品相關(guān)文件或交易文件上使用商標(biāo)的行為可視為商標(biāo)使用，以及
(2) 商品在商業(yè)中出售或運(yùn)輸，以及
服務(wù)商標(biāo)的使用：
在服務(wù)交易或廣告中使用或展示商標(biāo)，并且相關(guān)服務(wù)是在商業(yè)中提供，或者相關(guān)服務(wù)是在美國多個(gè)州之間、或美國與外國之間提供的，并且提供服務(wù)者從事與服務(wù)相關(guān)的商業(yè)活動。
判斷是否符合“在正常貿(mào)易過程中善意使用商標(biāo)”的法定要求時(shí)，需要考慮以下因素：(1)使用量;(2)交易的性質(zhì)或質(zhì)量;以及(3)特定行業(yè)內(nèi)的慣常用法。零星、隨意和名義上的使用不符合支持注冊所需的在正常貿(mào)易過程中善意使用商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。
二、遞交時(shí)間
美國《商標(biāo)法》規(guī)定，美國商標(biāo)權(quán)利人需要在商標(biāo)申請注冊程序中以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交使用證據(jù)：
1、申請階段
美國商標(biāo)申請可以直接向美國專利商標(biāo)局提交單一國家申請注冊，亦可以通過馬德里國際注冊申請指定美國。在直接申請中，美國商標(biāo)申請可基于以下申請基礎(chǔ)：(1)擬申請商標(biāo)在美國已實(shí)際使用;(2)擬申請商標(biāo)在美國打算使用;(3)基于擬申請商標(biāo)在原屬國的注冊。
在上述(1)基于美國實(shí)際使用提交的商標(biāo)申請中，在提交商標(biāo)注冊申請時(shí)，申請人需要提供商標(biāo)在美國最早使用日期，以及商標(biāo)使用證據(jù)。
在上述(2)基于在美國打算使用的商標(biāo)申請中，在提交商標(biāo)注冊申請時(shí)，申請人無需提供使用證據(jù)，如果商標(biāo)申請順利通過審查、公告階段并由美國專利商標(biāo)局下發(fā)核準(zhǔn)注冊通知，申請人需要在收到該核準(zhǔn)通知后的六個(gè)月內(nèi)提交使用證據(jù)，該期限可以申請延期，每次可以延期6個(gè)月，共可延期5次，總時(shí)間不得超過核準(zhǔn)通知發(fā)出之日起36個(gè)月。
在上述(3)基于擬申請商標(biāo)在原屬國的注冊的商標(biāo)申請中，申請人無需提供使用證據(jù)。
2、注冊階段
美國商標(biāo)法規(guī)定，已注冊的美國商標(biāo)自注冊之日起第5-6年內(nèi)，商標(biāo)權(quán)利人需要提交商標(biāo)使用聲明以及商標(biāo)使用證據(jù)，以維持商標(biāo)的有效性。如果申請人錯過上述期限，依然可以在上述期限屆滿后的6個(gè)月寬限期內(nèi)提交使用聲明，但需要額外繳納寬限期附加費(fèi)用。
馬德里國際注冊商標(biāo)指定美國的申請獲得注冊后，同樣需要在該商標(biāo)在美國的注冊之日起5-6年內(nèi)提交使用聲明和使用證據(jù)，亦存在6個(gè)月寬展期。
3、續(xù)展階段
美國商標(biāo)法規(guī)定，美國注冊商標(biāo)辦理商標(biāo)續(xù)展時(shí)，即商標(biāo)注冊后的9-10年、以及后續(xù)的每9-10年內(nèi)，商標(biāo)權(quán)利人需要提交商標(biāo)使用聲明以及商標(biāo)使用證據(jù)，以維持商標(biāo)的有效性。如果申請人錯過上述期限，依然可以在上述期限屆滿后的6個(gè)月寬限期內(nèi)提交使用聲明，但需要額外繳納寬限期附加費(fèi)用。
馬德里國際注冊商標(biāo)指定美國的申請獲得注冊后，同樣在該商標(biāo)在美國的注冊之日起9-10年內(nèi)、以及后續(xù)的每9-10年內(nèi)提交使用聲明和使用證據(jù)，亦存在6個(gè)月寬展期。
三、證據(jù)形式
1、商標(biāo)使用樣本(specimen)的定義
商標(biāo)使用樣本是商業(yè)使用中的商標(biāo)樣式，是申請商標(biāo)在市場中實(shí)際使用在指定或核準(zhǔn)商品或服務(wù)上的使用證據(jù)，是消費(fèi)者在考慮是否購買相關(guān)商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)時(shí)所看到的。
對于商品，商標(biāo)使用樣本能夠顯示商標(biāo)與現(xiàn)有指定商品在商業(yè)中實(shí)際使用，并且商標(biāo)與商品直接關(guān)聯(lián)。例如，商標(biāo)使用樣本可以是附著在商品上顯示商標(biāo)的標(biāo)簽或標(biāo)記，或在包裝上顯示商標(biāo)的產(chǎn)品容器或包裝，或顯示商標(biāo)并可以購買或訂購相關(guān)商品的網(wǎng)站。
對于服務(wù)，商標(biāo)使用樣本能夠顯示商標(biāo)與現(xiàn)有指定服務(wù)在商業(yè)中實(shí)際使用，并且商標(biāo)與服務(wù)直接關(guān)聯(lián)。例如，商標(biāo)使用樣本可以包含用于服務(wù)的商標(biāo)的廣告、小冊子、網(wǎng)站打印件或其他宣傳材料，在所提供服務(wù)中能夠顯示商標(biāo)的商業(yè)標(biāo)志，或顯示商標(biāo)的服務(wù)車輛。
一般來說，向美國專利商標(biāo)局提交使用證據(jù)的方式為電子方式，不應(yīng)提交實(shí)物樣本，所以可以提交實(shí)物樣本的照片、掃描件、屏幕截圖或打印件。
2、商標(biāo)使用樣本(specimen)要求
合格的商標(biāo)使用樣本需滿足以下要求：
? 在提供商品或服務(wù)的商業(yè)活動中證明商標(biāo)使用的真實(shí)證據(jù)(不是模型、打印商標(biāo)的證據(jù)、電子修改后的照片、預(yù)期包裝的表現(xiàn)形式或顯示商標(biāo)的網(wǎng)站草稿);
? 需顯示商標(biāo)實(shí)際使用在商標(biāo)指定商品或服務(wù)項(xiàng)目上;
? 顯示商標(biāo)與注冊商標(biāo)相同;
? 應(yīng)為商標(biāo)權(quán)利人對商標(biāo)的使用(非他人使用，例如專門發(fā)送給新聞媒體的新聞稿);
? 根據(jù)商品或服務(wù)類型選擇合適的樣本類型，例如，廣告材料是服務(wù)的可接受樣本，但不是商品的可接受樣本;
? 可直接將商標(biāo)與商品或服務(wù)聯(lián)系起來的能夠顯示商標(biāo)的使用形式;
? 商標(biāo)使用方式可以讓消費(fèi)者識別商標(biāo)指定商品或服務(wù)的來源(即起到商標(biāo)的作用);
? 網(wǎng)頁截圖必須顯示訪問或打印網(wǎng)頁的網(wǎng)絡(luò)連接(URL)和日期;
? 商標(biāo)使用樣本可為JPG格式，大小不超過5M，也可為PDF、WAV、WMV。WMA、MP3、MPG、AVI等格式，大小不超過30M。
以下為美國專利商標(biāo)局可接受的商標(biāo)使用樣本示例：
? 商品本身
? 商品標(biāo)簽或標(biāo)記
? 商品包裝
? 商品銷售陳列
? 商品銷售網(wǎng)站(必須顯示訪問或打印網(wǎng)頁的網(wǎng)絡(luò)連接和日期)
? 服務(wù)商標(biāo)相關(guān)的往來廣告或打印文件
? 服務(wù)商標(biāo)相關(guān)的電視和廣播廣告
? 服務(wù)商標(biāo)與服務(wù)之間直接關(guān)聯(lián)的營銷材料
? 服務(wù)提供場所的標(biāo)志
? 提供/提供服務(wù)時(shí)使用的材料，如飯店菜單
? 顯示商標(biāo)與服務(wù)之間直接關(guān)聯(lián)的收據(jù)
? 顯示商標(biāo)與服務(wù)之間直接關(guān)聯(lián)的名片和信頭
四、證據(jù)審查
使用聲明中應(yīng)說明商標(biāo)實(shí)際使用的指定商品或服務(wù)項(xiàng)目并提供相對應(yīng)的使用證據(jù)，如果商標(biāo)未在部分指定商品或服務(wù)上實(shí)際使用，則需要在使用聲明中予以刪除。一般情況下，注冊商標(biāo)的每個(gè)類別需對應(yīng)提供至少一份商標(biāo)使用樣本，如果一份商標(biāo)使用樣本可以對應(yīng)注冊的多個(gè)商品或服務(wù)項(xiàng)目，則需要提供相應(yīng)的具體說明。如果審查員為了適當(dāng)審查有額外的合理需要，或者指定項(xiàng)目較為寬泛或存在不相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目，則可以要求商標(biāo)權(quán)利人提供額外證據(jù)。
如果注冊商標(biāo)未在全部核定注冊的所有商品、服務(wù)或類別上進(jìn)行商業(yè)使用，且該未使用情況是由于非商標(biāo)權(quán)利人可控的特殊情況所造成，則應(yīng)說明商標(biāo)未實(shí)際使用的商品、服務(wù)或類別，商標(biāo)在商業(yè)中停止使用的日期以及預(yù)計(jì)恢復(fù)使用的大致日期，并列舉事實(shí)未使用這些商品、服務(wù)或類別的特殊原因，并明確表示未使用并不是放棄商標(biāo)的意圖。上述特殊情況有可能為以下情況：交易禁運(yùn)或超出所有人控制的其他情況、因業(yè)務(wù)收購而導(dǎo)致的暫時(shí)不使用、因工廠或設(shè)備的更新而導(dǎo)致商標(biāo)可能暫時(shí)無法使用但可以在計(jì)劃的時(shí)間再次生產(chǎn)等相關(guān)情況。
使用聲明或證據(jù)提交后，審查員會進(jìn)行審查，如認(rèn)為存在問題的，則會下發(fā)官方通知書(Office Action)，并說明原因。答復(fù)上述通知書的方式一般有以下幾種，申請人可以根據(jù)具體情況進(jìn)行針對性選擇。
(1)根據(jù)審查員的要求對提交的證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正，如商標(biāo)使用樣本難以辨認(rèn)，申請人可以提交一份該樣本的清晰易讀的真實(shí)副本(true copy)作為回應(yīng)，并附上轉(zhuǎn)交人的聲明。
(2)重新提交一份替代證據(jù)(Substitute Specimen)，并重新提交新證據(jù)對應(yīng)的使用聲明，如最早使用日期有變化的，亦需相應(yīng)修改。
(3)爭辯原證據(jù)能夠顯示商標(biāo)在商業(yè)中的實(shí)際使用，可以通過提出具體的、基于事實(shí)的觀點(diǎn)來反對審查員的證據(jù)或分析，以說明為什么審查理由應(yīng)予撤回。
(4)采用“變更基礎(chǔ)”的方式進(jìn)行答復(fù)，如將“實(shí)際使用”為基礎(chǔ)的申請變更為“意圖使用”或“原屬國注冊”為基礎(chǔ)，但如變更為“意圖使用”為基礎(chǔ)，后續(xù)在注冊前仍需提交使用證據(jù)。
如答復(fù)仍不滿足審查員要求，在未涉及新的審查理由的情況下，審查員將下發(fā)最終通知書(Final Office Action)，針對最終通知書，商標(biāo)權(quán)利人可以向原審查員申請重新考慮(Request for Reconsideration)，或向商標(biāo)審理和上訴委員會(TTAB)提起上訴(Appeal)。
此外，為提高商標(biāo)注冊的準(zhǔn)確性和完整性，并將注冊作為商業(yè)中使用的商標(biāo)的可靠反映，美國專利商標(biāo)局制定并實(shí)施商標(biāo)注冊后審計(jì)制度 (Post Registration Audit Program)[3]，對提交的商標(biāo)使用聲明和使用證據(jù)進(jìn)行隨機(jī)審計(jì)，審計(jì)的對象一般需要符合以下要求：首先是注冊商標(biāo)已經(jīng)完成注冊后使用聲明的提交;其次是該注冊商標(biāo)一個(gè)類別中指定四項(xiàng)及以上商品或服務(wù)，或指定兩個(gè)以上類別，且每個(gè)類別分別指定了兩項(xiàng)以上商品或服務(wù)。對被要求審計(jì)的注冊商標(biāo)，美國專利商標(biāo)局會下發(fā)首次審計(jì)通知書，要求商標(biāo)權(quán)利人提交已提交使用聲明外的其他額外兩項(xiàng)商品或服務(wù)的使用證據(jù)，如期限內(nèi)提交的證據(jù)不符合要求或僅刪除指定的兩個(gè)項(xiàng)目，則會下發(fā)二次審計(jì)通知書，要求商標(biāo)權(quán)利人提供該商標(biāo)所有其余指定項(xiàng)目的使用證據(jù)，如提交證據(jù)仍不符合要求，官方會下發(fā)三次通知書，商標(biāo)權(quán)利人可以繼續(xù)提供使用證據(jù)或刪除商品。審計(jì)通知書采用類似強(qiáng)制答復(fù)制度，即如果商標(biāo)權(quán)利人不按期答復(fù)，則商標(biāo)將會被整體撤銷。
五、結(jié)語
美國對商標(biāo)使用證據(jù)的審查標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，希望本文可以幫助商標(biāo)權(quán)利人了解美國使用證據(jù)的相關(guān)規(guī)定和審查標(biāo)準(zhǔn)，為商標(biāo)權(quán)利人在商標(biāo)布局之初選擇商品或服務(wù)項(xiàng)目時(shí)提供方向和參考，敦促商標(biāo)權(quán)利人積極使用美國注冊商標(biāo)并注意保存相關(guān)使用證據(jù)，提示商標(biāo)權(quán)利人按照美國商標(biāo)法規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及相關(guān)要求提交符合規(guī)定的使用證據(jù)，避免因未按時(shí)提交使用證據(jù)或提交使用證據(jù)不符合要求而影響商標(biāo)權(quán)利的取得或造成不必要損失。
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