案情簡介：上訴人包某某與被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局、一審第三人張某某實用新型專利權(quán)無效行政糾紛一案，涉及專利權(quán)人為包某某、名稱為“手機計步器”的實用新型專利(以下簡稱本專利)。針對張某某就本專利權(quán)提出的無效宣告請求，原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會(以下簡稱專利復審委員會)作出第36621號無效宣告請求審查決定(以下簡稱被訴決定)，宣告本專利權(quán)部分無效;包某某不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出審查決定。北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2020年12月1日作出(2018)京73行初11074號行政判決，判決駁回包某某的訴訟請求;包某某不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院認為：本專利申請日在2008年修正的專利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的專利法施行日(2021年6月1日)之前，本案應適用2008年修正的專利法。根據(jù)各方當事人的意見，本案二審爭議焦點問題是：(一)本專利權(quán)利要求1是否具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。具體為：1.本專利主題名稱“手機計步器”對專利權(quán)保護范圍是否具有限定作用;2.“問題的提出”對本專利創(chuàng)造性認定的影響;3.本領域技術(shù)人員是否有動機將證據(jù)4與證據(jù)3、證據(jù)4與證據(jù)5結(jié)合。(二)被訴決定以多篇對比文件評價本專利的創(chuàng)造性是否不當。(三)本專利產(chǎn)品市場銷量巨大對本專利創(chuàng)造性認定的影響。
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(三)本專利產(chǎn)品市場銷量巨大對本專利創(chuàng)造性認定的影響
包某某上訴主張，在案證據(jù)能夠證明本專利產(chǎn)品銷量巨大，在商業(yè)上取得了成功;且無論是經(jīng)包某某授權(quán)的手機計步器產(chǎn)品還是未經(jīng)其授權(quán)的產(chǎn)品，都使用了本專利權(quán)利要求1、2的技術(shù)方案，可見，本專利商業(yè)上的成功依賴于其功能與效果，與其技術(shù)方案具有直接關(guān)系，應認定本專利具備創(chuàng)造性。對此，本院分析如下：
發(fā)明創(chuàng)造是否具備創(chuàng)造性，通常應當采用“三步法”進行判斷。“三步法”是從技術(shù)貢獻的角度評價發(fā)明創(chuàng)造對現(xiàn)有技術(shù)是否做出了實質(zhì)性貢獻，要求發(fā)明創(chuàng)造要區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)，且該區(qū)別對本領域技術(shù)人員達到了“非顯而易見”的程度。商業(yè)成功是從經(jīng)濟激勵的角度對發(fā)明創(chuàng)造進行評價，它是創(chuàng)造性判斷的輔助考量因素。在“三步法”已經(jīng)足以對創(chuàng)造性作出明確評價時，商業(yè)成功輔助性考量的重要性已被減弱。基于商業(yè)成功認定要求保護的技術(shù)方案具備創(chuàng)造性，需要同時滿足以下兩個條件：一是技術(shù)方案的實施能夠創(chuàng)造較高的社會經(jīng)濟價值；二是商業(yè)成功是由技術(shù)方案本身直接導致。具體來說：
第一，基于商業(yè)成功對發(fā)明創(chuàng)造授予專利權(quán)的合理性基礎是技術(shù)方案對社會的經(jīng)濟價值，故認定商業(yè)成功的關(guān)鍵在于技術(shù)方案的實施能夠創(chuàng)造較高的社會經(jīng)濟價值、促進社會經(jīng)濟發(fā)展。市場銷量大，并不一定意味著獲得了專利法意義上的商業(yè)成功。就本案來說，手機計步的作用在于記錄手機用戶的運動步數(shù)。一些公司、學校及商家等對用戶手機步數(shù)進行排名，并對完成一定手機步數(shù)任務的用戶進行獎勵、提供優(yōu)惠等，均是為了激勵用戶通過運動提升身體素質(zhì)，養(yǎng)成健康**活方式。本專利通過機械裝置自動晃動手機，虛構(gòu)步數(shù)，其本質(zhì)是幫助手機用戶以欺騙手段獲取不當利益。本專利技術(shù)方案的實施使得手機計步軟件失去原有的正向功能和效果，不符合主流的社會規(guī)范和期待，其取得較大市場銷量不足以認定其獲得商業(yè)成功。
第二，前文已述，本專利技術(shù)方案只是實現(xiàn)手機自動持續(xù)擺動，而計步功能是由手機本身的軟件及硬件實現(xiàn)的。消費者購買本專利產(chǎn)品或未經(jīng)許可實施本專利的產(chǎn)品，主要是為了虛構(gòu)行走步數(shù)以獲取獎勵、完成任務等，產(chǎn)品銷量并非本專利技術(shù)方案本身直接導致，而是與虛構(gòu)手機步數(shù)所帶來的不當利益相關(guān)。
綜上，包某某關(guān)于本專利取得了商業(yè)成功因而應認定具備創(chuàng)造性的主張，不能成立。無論基于“三步法”，還是基于商業(yè)成功的考量，本專利均不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。
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二審判決：駁回上訴，維持原判。
【參考案例：(2021)最高法知行終847號】
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