近年來，中國商標(biāo)均為海量申請，且在先有效注冊商標(biāo)截止2024年8月已達(dá)4856.6萬件[1]，平均每類別在先注冊商標(biāo)達(dá)107.9萬。國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)注冊申請中近似審查較為嚴(yán)格，故初審駁回率一直較高。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，我國商標(biāo)注冊初審?fù)ㄟ^率52%，部分駁回占14.4%，全部駁回占33.6%。[2]
商標(biāo)審查行政及司法程序主要涉及法律法規(guī)司法解釋及部門規(guī)章如下：
(一)《中華人民共和國商標(biāo)法》(2019年修正)(二)《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》(2014年修訂) (三)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》(2020年修正)(四)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》(法發(fā)〔2010〕12號)(五)《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》(2019)(六)《商標(biāo)審查審理指南》(2021年版-國家知識產(chǎn)權(quán)局第462號公告)(七)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》(通常每年更新)
審查中，以存在在先近似商標(biāo)為由駁回的商標(biāo)復(fù)審及訴訟案件占較大比重，且行政訴訟中當(dāng)事人敗訴率極高。國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的2020年商標(biāo)評審案件行政訴訟情況匯總分析顯示，2020年評審案件申請人總體勝訴率24.62%，其中近似駁回復(fù)審案件勝訴率在刨除情勢變更后僅為4.7%[3]。本文試從實(shí)務(wù)角度，分析如何運(yùn)用綜合法律手段克服在先近似商標(biāo)障礙，獲得注冊。
01、申請前的專業(yè)檢索及法律措施
商標(biāo)申請前專業(yè)檢索極為重要，目的在于明確可能的在先近似商標(biāo)，判斷是否在申請同時(shí)提出撤三或是否對擬申請商標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，以便順利通過。
發(fā)現(xiàn)在先近似商標(biāo)后，如該商標(biāo)注冊已超三年且經(jīng)初步檢索未發(fā)現(xiàn)使用痕跡，建議提起撤三申請。如在先商標(biāo)申請人囤積商標(biāo)，則其實(shí)際使用概率更低，更應(yīng)積極提出撤銷。目前商標(biāo)初審審限短于撤三，如申請商標(biāo)初審被駁回，可提交復(fù)審等待撤三結(jié)果。
對擬申請商標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，降低與在先商標(biāo)的近似程度，如在原有商標(biāo)基礎(chǔ)上，添加企業(yè)名稱或其他文字與圖標(biāo)，或?qū)D標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)、指定顏色，增加區(qū)分度，達(dá)到與在先近似商標(biāo)不近似的目的，提高成功率。
筆者在執(zhí)業(yè)過程中，曾多次采取此似方式，并在初審獲得通過。
02、因在先近似被駁回后的復(fù)審及訴訟策略
本文以上海吉祥航空股份有限公司申請“吉祥航空”商標(biāo)的駁回復(fù)審與行政訴訟案為例，論述綜合法律策略在類似案件中的運(yùn)用。
在訴爭商標(biāo)初審中，國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為訴爭商標(biāo)與以下5件引證商標(biāo)構(gòu)成近似。
如何使訴爭商標(biāo)獲得順利注冊?
(一)放棄非核心類別
通常情況下，申請人在申請時(shí)往往選用十個(gè)類別，但事實(shí)上部分類別并非關(guān)鍵類別，如因非關(guān)鍵類別導(dǎo)致商品或服務(wù)與在先商標(biāo)相同或類似，建議直接放棄。
本案通過放棄部分非核心類別避讓了引證商標(biāo)一、二、三、四。
(二)論述商品或服務(wù)不相同不類似
在放棄部分非核心類別后，國家知識產(chǎn)權(quán)局仍認(rèn)為，訴爭商標(biāo)所屬1209群組的“飛機(jī);民用無人機(jī); 遙控運(yùn)載工具(非玩具);空間運(yùn)載工具;空中運(yùn)載工具;水陸兩用飛機(jī);航空器”商品與引證商標(biāo)五所屬1211群組的“運(yùn)載工具底架”商品類似，根據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》屬于交叉檢索商品項(xiàng)。
商標(biāo)駁回復(fù)審或訴訟中，克服在先近似商標(biāo)分兩層。首先應(yīng)判斷商品或服務(wù)是否構(gòu)成相同或類似，如能論述商品或服務(wù)不相同不類似，則通常無需再論述商標(biāo)是否相同或近似，將極大提高商標(biāo)注冊成功率。
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第15條明確提出：人民法院審查判斷相關(guān)商品或者服務(wù)是否類似，應(yīng)當(dāng)考慮商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)群體等是否相同或者具有較大的關(guān)聯(lián)性;服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對象等是否相同或者具有較大的關(guān)聯(lián)性;商品和服務(wù)之間是否具有較大的關(guān)聯(lián)性，是否容易使相關(guān)公眾認(rèn)為商品或者服務(wù)是同一主體提供的，或者其提供者之間存在特定聯(lián)系。《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務(wù)的參考。
筆者認(rèn)為，雖然訴爭商標(biāo)所屬1209群組的“飛機(jī);航空器”等與引證商標(biāo)五所屬1211群組的“運(yùn)載工具底架”商品，屬于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》交叉檢索商品項(xiàng)，但依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第十五條規(guī)定，《區(qū)分表》在訴訟過程中僅為判定商品是否構(gòu)成類似商品的參考，判定商品是否構(gòu)成類似的根本標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)從商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、銷售場所、消費(fèi)群體等方面判定。
本案訴爭商標(biāo)申請注冊的商品功能用途在于“飛機(jī);航空器”，該類商品的生產(chǎn)部門全球屈指可數(shù)，銷售渠道與銷售方式極為特殊。因價(jià)格極為高貴，金融租賃成為首選，消費(fèi)群體也僅是各大航空公司，并非普通消費(fèi)者。因此實(shí)質(zhì)上與引證商標(biāo)并不購成類似商品。
這一抗辯理由一審未被接受，但獲終審法院支持，判決確認(rèn)不構(gòu)成類似商品。
(三)論述申請商標(biāo)與引證商標(biāo)不相同不近似
在論述商品不相同不類似的同時(shí)，因無法保證法院采信，亦需同時(shí)論述商標(biāo)本身不相同不近似。
筆者認(rèn)為，商標(biāo)是否構(gòu)成近似，應(yīng)從商標(biāo)本身的形、音、義和整體表現(xiàn)形式等方面，以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)，并采取整體觀察與比對主要部分的方法，判斷商標(biāo)標(biāo)志本身是否相同或者近似，同時(shí)考慮商標(biāo)本身顯著性、在先商標(biāo)知名度及使用在同一種或者類似商品(服務(wù))上易使相關(guān)公眾對商品(服務(wù))來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)等因素。
具體到本案：
1、關(guān)于主要識別部分。原告申請商標(biāo)應(yīng)為整體識別，即申請商標(biāo)主要識別部分為“吉祥航空”而非“吉祥”，雖然通常情況下“航空”屬行業(yè)詞匯，顯著性較弱，但航空在現(xiàn)實(shí)生活中具有重要識別意義及明確的指向性。
消費(fèi)者通常整體識別為“XX航空”而不僅是“XX”。例如中國東方航空，消費(fèi)者簡稱為“東航”，而不是“東方”;中國南方航空，消費(fèi)者簡稱為“南航”，而不是“南方”;深圳航空有限公司，消費(fèi)者簡稱為“深航”，而不是“深圳”;就涉案商標(biāo)而言，消費(fèi)者會(huì)將商標(biāo)整體識別為“吉祥航空”，而不是“吉祥”。
2、關(guān)于相關(guān)公眾的認(rèn)定。相關(guān)消費(fèi)者是否混淆，需以“普通消費(fèi)者的一般注意力”為標(biāo)準(zhǔn)，“一般注意力”在不同的情況下并不相同。本案的“相關(guān)公眾”不是“普通消費(fèi)者”，而是各大航空公司。訴爭商標(biāo)核定保護(hù)商品單價(jià)極高，動(dòng)輒數(shù)億元人民幣，各大航空公司在購買或金融租賃時(shí)，將施以極高注意力，并不會(huì)混淆。
(四)市場調(diào)查報(bào)告對于證明共存于市場不混淆的采信標(biāo)準(zhǔn)
盡管本案未涉及，但部分案件中，當(dāng)事人會(huì)提交市場調(diào)查報(bào)告證明相關(guān)商標(biāo)共存市場不會(huì)造成混淆，實(shí)務(wù)中這類調(diào)查報(bào)告被采信難度較大?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ荷虡?biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第15.5 條規(guī)定了采信標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)事人可以提交市場調(diào)查報(bào)告用于證明訴爭商標(biāo)和引證商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)，但該報(bào)告結(jié)論缺乏真實(shí)性、科學(xué)性的，可以不予采納。
筆者建議市場調(diào)研報(bào)告關(guān)注：•調(diào)查對象是否為“相關(guān)公眾”;•調(diào)查樣本是否代表相關(guān)公眾;•調(diào)查問卷設(shè)計(jì)是否客觀中立;•調(diào)查過程是否有詳細(xì)說明;•調(diào)查報(bào)告是否引入專家評估;•建議調(diào)查過程務(wù)必進(jìn)行過程公證。
以(2016)最高法行再15號案喬丹案為例。最高人民法院認(rèn)為，邁克爾·杰弗里·喬丹提交的兩份調(diào)查報(bào)告的調(diào)查過程由公證機(jī)關(guān)進(jìn)行了公證，調(diào)查程序較為規(guī)范，調(diào)查結(jié)論的真實(shí)性、證明力相對較高，可以與本案其他證據(jù)結(jié)合后共同證明相關(guān)事實(shí)。”,并最終采信了報(bào)告。
(五)類案檢索的重要性
民事案件中，同案同判已成基本原則，但行政訴訟案件海量的特點(diǎn)導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上難以難行，但實(shí)務(wù)中，類案檢索對說服審查員或法官接受當(dāng)事人觀點(diǎn)依然極為重要。
依然以吉祥航空案為例，通過檢索了大量與本案類似的商標(biāo)共存案例，用以說明訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)四、五不構(gòu)成近似，共存于市場不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆。行政審理機(jī)關(guān)審理案件應(yīng)遵循一致性原則，否則申請人作為行政相對人，無法對法律行為具有合理預(yù)期。
通過在先案例提交國家知識產(chǎn)權(quán)局及法院：
03、關(guān)注引證商標(biāo)權(quán)利人主體存續(xù)情況
在遇到在先近似商標(biāo)障礙時(shí)，建議特別關(guān)注引證商標(biāo)權(quán)利人主體存續(xù)情況。依據(jù)《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第15.7條，商標(biāo)行政案件中，引證商標(biāo)權(quán)利人被注銷且無證據(jù)證明存在權(quán)利義務(wù)承受主體的，可以認(rèn)定引證商標(biāo)與訴爭商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。因此，在代理商標(biāo)復(fù)審或行政訴訟案件時(shí)，對于已注銷的權(quán)利人，可直接向國家知識產(chǎn)權(quán)局或法院主張不近似，實(shí)務(wù)中這類主張被接受程度較高。
注釋：
[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局戰(zhàn)略規(guī)劃司2024年第11期《知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》
[2]《國家知識產(chǎn)權(quán)局2023年度報(bào)告》第37頁
[3]國家知識產(chǎn)權(quán)局《2020年商標(biāo)評審案件行政訴訟情況匯總分析》
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