實用新型專利是我國專利保護制度的一個重要組成部分，因為申請難度低、授權時間快的特點，在中國專利保護體系中發(fā)揮著獨特的作用。實用新型專利作為對發(fā)明專利制度的補充，又稱小發(fā)明、小專利，保護的對象主要是具有確定形狀、構造且占據一定空間的實體，專利法明確禁止實用新型專利保護一切方法。然而，由于形狀、結構特征的表征具有一定的局限性，《專利審查指南》允許借助已知方法特征表征實用新型，但究竟何為已知方法特征，以及方法特征在實用新型專利新創(chuàng)性判斷中具有何種作用，在審查實踐中存在著較大的爭議。
本文將結合一具體專利確權案例，梳理最新的行政審查和司法裁判政策，總結涉方法特征的實用新型專利案件處理注意事項。
PART 1、實用新型專利無效案情詳解
涉案實用新型專利專利號為201520898029.6號，我方代理請求人提出無效請求，請求宣告該專利全部無效;國家知識產權局做出無效決定，宣告涉案專利部分無效。我方不服并向北京知識產權法院提起行政訴訟，一審判決撤銷無效決定，認定涉案專利全部無效;隨后，原審第三人(專利權人)不服一審判決提起上訴，經最高人民法院知識產權法庭歷時兩年的審理，最終判決維持一審判決，我方獲終審勝訴。
（一）案件背景
涉案專利保護一種卷筒，也就是日常生活中常見的衛(wèi)生紙卷紙產品(見下圖3)，該專利針對現有技術使用膠水對卷筒尾端進行粘合所帶來的粘合多層、撕開不便的技術問題，提出了一種機械層間壓合的方法，將卷筒的尾部與卷筒末圈或者末幾圈部分通過夾、擠相互機械壓合在一起，形成結合的壓合部(見下圖1、2)。
涉案專利所保護的權利要求
1.一種無膠環(huán)保封卷的卷筒，包括處于卷筒最外層的卷筒末圈，其特征在于：在靠近該卷筒末圈尾端處沿卷筒軸向方向形成一相對圓周表面突出的壓合部，該壓合部由卷筒上的一圈或幾圈卷紙與該卷筒末圈通過機械層間壓合方式共同夾出或擠出形成。
2.根據權利要求1所述的無膠環(huán)保封卷的卷筒，其特征在于：處于壓合部外的卷筒末圈的尾端長度為10～30mm。
為方便介紹，可將權利要求1分為兩個并列技術方案A和B。
技術方案A為：卷筒上的一圈卷紙與該卷筒末圈通過機械層間壓合方式共同夾出或擠出形成;
技術方案B為：卷筒上的幾圈卷紙與該卷筒末圈通過機械層間壓合方式共同夾出或擠出形成。
證據1也公開了一種機械層壓方式形成壓合部的卷筒，證據1的卷筒先在最外圈形成折疊部F，再通過壓力件91單方向將折疊部F與卷筒尾部L機械壓合在一起。
（二）案件審查和審理
請求人的無效理由為，涉案專利包括對方法的改進，不符合實用新型保護客體的規(guī)定，與證據1比較，涉案專利權利要求1不具備新穎性，權利要求1、2不具備創(chuàng)造性。
經審查，國家知識產權局作出第41627號無效決定，認為：
雖然，權利要求1中出現了“通過機械層間壓合方式共同夾出或擠出形成”，但該技術特征系用已知方法的名稱對該壓合部所包含的一圈或幾圈卷紙與該卷筒末圈之間的連接關系作出的限定，不屬于對方法本身提出的改進。故本專利權利要求1所要求保護的無膠環(huán)保封卷的卷筒屬于實用新型專利的保護客體，符合專利法第2條第3款的規(guī)定。
關于新穎性和創(chuàng)造性，針對權利要求1技術方案A，“夾出”或“擠出”是從兩個方向施加壓力，而證據1則是壓力件91單方向施加壓力，二者存在“壓合部由卷筒的一圈與末圈共同夾出或擠出形成”的區(qū)別，具備新穎性，但從兩個相對的方向施加壓力是容易想到的，因此技術方案A不具備創(chuàng)造性。
針對權利要求1技術方案B，證據1僅公開壓合部由一圈與末圈形成的技術方案，二者除了上述壓合方式，還存在壓合部卷紙層數的區(qū)別，即：在本專利中，該壓合部由四層以上卷紙形成;而在證據1中，接頭則是由三層卷紙形成。根據證據1的壓合方法是無法形成四層以上卷紙構成的壓合部的，證據1沒有給出技術方案B的啟示，因此認定技術方案B具備創(chuàng)造性。
該決定作出后，請求人不服，向北京知識產權法院起訴。北京知識產權法院認定：
針對權利要求1技術方案B，雖然證據1的接頭由三層卷紙形成，且其形成方法與本專利權利要求1所述壓合部形成方法不同，但是，本專利權利要求1所述壓合部形成方法應屬于本領域已知的方法，因此，在證據1已經公開卷紙層數為多層的情況下，本領域技術人員也很容易想到將壓合部的卷紙層數設置為多層(即本專利權利要求1所述的“幾圈”)，以使得壓合部更為牢固，該壓合效果也是可以預期的。因此，技術方案B不具備創(chuàng)造性。一審法院遂判決撤銷國家知識產權局作出的第41627號無效決定。
一審第三人（專利權人）不服一審判決，提起上訴，其上訴理由主要為：
本專利權利要求1技術方案B與證據1的區(qū)別在于
1.壓合部的卷紙層數不同。
技術方案B最終形成四層、六層或以上偶數層數的壓合部，而證據1的壓合部只能是三層。
2.壓合部的機械層間壓合方式不同。
因此，本專利權利要求1技術方案B具備創(chuàng)造性。一審判決對此認定錯誤，應予糾正。
一審原告（請求人）答辯稱：
上訴人所主張的本專利權利要求1技術方案B區(qū)別于證據1的有關機械層間壓合方式的技術特征并未記載在本專利權利要求1中，且屬于對封卷方法的改進，不是實用新型專利權的保護客體;被訴決定在關于本專利是否符合實用新型專利權保護客體的問題中，已經認定本專利“通過機械間壓合方式夾出或擠出”屬于用已知方法的名稱對壓合部所包含的一圈或幾圈卷紙與末圈卷紙之間的連接關系作出的限定，不屬于對已知方法的改進，基于此，該已知方法也不會使本專利具備創(chuàng)造性。綜上，請求法院駁回上訴，維持原判。
最高人民法院經審理后，作出終審判決認定：
實用新型專利權的保護客體僅限于對產品的形狀、構造或者其結合所提出新的技術方案，不包括對產品的制造方法、使用方法、處理方法以及將產品用于特定用途等提出的新的技術方案。鑒于本專利系卷筒產品的實用新型專利，本專利權的保護客體應當是卷筒本身的形狀、構造或其結合，而非生產該卷筒的方法，除非該方法本身導致產品產生特定的形狀、構造。從本專利權利要求1的記載來看，本專利權利要求1所要求保護的技術方案“一種無膠環(huán)保封卷的卷筒，包括處于卷筒最外層的卷筒末圈，其特征在于：在靠近該卷筒末圈尾端處沿卷筒軸向方向形成一相對圓周表面突出的壓合部，該壓合部由卷筒上的一圈或幾圈卷紙與該卷筒末圈通過機械層間壓合方式共同夾出或擠出形成”既包含產品的形狀、構造也包含產品的制造方法。對于此類既包含產品形狀、構造，也包含產品制造方法的實用新型專利，在判斷其新穎性、創(chuàng)造性時，如果其方法特征能夠使產品具有某種特定形狀、構造，則該方法特征對實用新型專利權保護范圍具有限定作用。但在進行新穎性、創(chuàng)造性判斷時，應當將該方法導致的特定形狀、構造與現有技術的形狀、構造進行比對，判斷其是否被現有技術公開、對本領域技術人員是否顯而易見，而非就該方法本身與現有技術的方法進行比對。在考量改進動機時，應立足于現有技術的產品本身，而非制造該產品的方法。只有產品本身的形狀、構造或其結合相對于現有技術并非顯而易見，才對創(chuàng)造性有貢獻;原則上不能僅因其權利要求中包含的方法非顯而易見而認定其具備創(chuàng)造性。如果，實用新型專利權利要求中的方法特征不會對產品的形狀、構造產生影響，則該方法特征對實用新型專利權保護范圍原則上不具有限定作用。在進行新穎性、創(chuàng)造性判斷時，應當僅就除該方法特征外的有關產品形狀、構造的技術特征與現有技術的相關形狀、構造進行比對。
“夾出”、“擠出”都是機械壓合的具體方式，不會對產品的形狀、構造產生影響，故對涉案專利不具有限定作用，因此證據1與技術方案A不存在區(qū)別，技術方案A不具備新穎性。針對技術方案B，二者間區(qū)別僅在于“壓合層數”的不同，并不存在壓合方式的區(qū)別，一審判決和無效決定對此認定有誤，對于壓合層數而言，本領域技術人員為了將卷紙尾端更好地固定，有動機改善壓合部，提高其穩(wěn)固性，有動機、也容易想到增加與末圈卷紙壓合的圈數，將一圈卷紙與末圈卷紙壓合的壓合部改進為幾圈與末圈壓合的壓合部，從而得到本專利權利要求1技術方案B所要求保護的卷筒產品。雖然，證據1所公開的卷紙生產裝置及方法無法制造出幾圈卷紙與末圈卷紙壓合的卷筒，本領域技術人員也沒有動機將證據1的裝置及方法改進為制造幾圈卷紙與末圈卷紙壓合的裝置及方法。但本專利為卷筒產品的實用新型專利，在評價本專利的改進動機時，應立足于現有技術的產品本身，而非制造該產品的方法或裝置。對于本案來說，應當考慮的是，本領域技術人員為了進一步提高壓合部的穩(wěn)固性，有無動機改進采用證據1的裝置及方法制造出來的卷筒產品，將一圈卷紙與末圈卷紙壓合的卷筒改進為幾圈與末圈壓合的卷筒;而不是有無動機將證據1的制造一圈卷紙與末圈卷紙壓合的卷筒的裝置或方法改進為制造幾圈與末圈壓合的卷筒的裝置或方法。被訴決定的認定，實際上是將制造本專利產品的方法作為本專利的發(fā)明點，認為現有技術未給出該制造方法的技術啟示，并據此認定本專利具備創(chuàng)造性。該認定偏離了實用新型專利權保護客體的范圍，缺乏事實與法律依據。
綜上，最高人民法院駁回上訴，維持一審判決。
PART 2、案件判決評析
本案中，雖然最高人民法院判決撤銷國家知識產權局作出的無效決定，但并不能得出其法律適用與國家知識產權局頒布的《專利審查指南》存在某種分歧的結論。事實上，該判決所持觀點更加符合專利審查指南實用新型專利相關規(guī)定的立法本義。
首先，關于方法特征對于權利要求保護范圍的影響，審查指南第一部分第二章第6節(jié)明確規(guī)定，實用新型僅保護對產品形狀和構造的改進，并不保護對方法的改進，權利要求中僅可以使用已知方法的名稱限定產品的形狀、構造。根據上述規(guī)定，既然方法特征的作用僅在于限定形狀、構造，那么換言之，除此之外方法特征對于實用新型專利保護不具有任何意義，這與本案二審判決的觀點僅有表述的細微差別，可謂殊途同歸。試想，若是對形狀和構造不產生影響的方法特征亦能影響權利要求的保護范圍，那實用新型專利將實質上不可避免地保護對方法的改進乃至方法本身，這將導致實用新型專利與發(fā)明專利在保護客體上難以區(qū)分，且與引導當事人合理選擇專利類型分流申請的立法初衷相違背。
進一步而言，實用新型專利創(chuàng)造性判斷中，如何考量具有限定作用的方法特征，顯然也必須圍繞上述原則展開。對于一項產品技術方案，既然其全部技術特征均圍繞形狀和構造進行限定，那么創(chuàng)造性判斷的起點為“該產品的形狀和構造是否顯而易見”，而非字面上的方法特征本身是否顯而易見，也即“應考慮從現有技術的產品到涉案專利的產品是否顯而易見”，而非從現有技術的方法到涉案專利的方法是否顯而易見。如果實用新型專利亦考慮方法到方法改進的啟示，則實質上還是放棄了在保護客體中僅保護產品的形狀和構造這一前提，將實用新型和發(fā)明專利混為一談。當然，本案二審判決也并非一概認定已知方法特征不會給實用新型專利帶來創(chuàng)造性，而是指出要個案分析。但在被認定為已知方法的情形下，顯然該方法對于產品形狀構造的影響以及技術效果的優(yōu)劣已被本領域技術人員所熟知，若是本領域技術人員存在充分的改進需求，且現有技術不存在相反的教導或技術偏見，則大多數情況下應當被認定存在得到專利保護方案的技術啟示。
綜上所述，可對二審判決的觀點進行歸納：
首先，實用新型專利中的方法特征不能是“新方法”(對方法的改進)，“新方法”將導致實用新型專利不符合保護客體的要求，更遑論其新創(chuàng)性;
其次，“舊方法”(已知方法)也必須對產品的形狀和構造產生影響，否則對專利保護范圍不產生限定作用，也即“舊方法”必須要產生“新產品”(假定除方法特征外，專利與現有技術相比不存在其它區(qū)別)，只有這樣專利才具有新穎性;
最后，即便其有限定作用，與現有技術相比具有新穎性，實用新型專利創(chuàng)造性判斷中也只考慮形狀和構造是否顯而易見，而不是考慮其方法本身是顯而易見，也即要將“新產品”與“舊產品”比，而不是將“舊方法”與現有技術中采用的其它方法相比。
2023年11月3日，也即本案二審判決作出三個月之后，國家知識產權局發(fā)布了《關于實用新型專利保護客體判斷的指引》，該指引開篇即宣稱旨在“梳理實用新型專利保護客體的相關規(guī)定和示例，引導創(chuàng)新主體準確理解實用新型專利保護客體的邊界”，其第五部分第一小節(jié)指出“對于一項發(fā)明創(chuàng)造的專利保護，應選擇合適的專利類型。由于實用新型專利僅保護產品，對于實質上包含方法/材料改進的技術方案，無法采用實用新型專利進行保護，可以考慮申請發(fā)明專利。”
從上述規(guī)定不難看出，國家知識產權局也在力圖對《專利審查指南》的內容作出進一步清晰而明了的解釋，明確實用新型專利的保護核心在于形狀和構造，如果某一發(fā)明創(chuàng)造的核心發(fā)明點在于方法，應當申請發(fā)明專利而不是實用新型專利，從而維持正常有序的專利管理秩序，保障專利制度的良好運行，實現專利法的立法目的。
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