實(shí)用新型專利是我國專利保護(hù)制度的一個(gè)重要組成部分，因?yàn)樯暾堧y度低、授權(quán)時(shí)間快的特點(diǎn)，在中國專利保護(hù)體系中發(fā)揮著獨(dú)特的作用。實(shí)用新型專利作為對發(fā)明專利制度的補(bǔ)充，又稱小發(fā)明、小專利，保護(hù)的對象主要是具有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實(shí)體，專利法明確禁止實(shí)用新型專利保護(hù)一切方法。然而，由于形狀、結(jié)構(gòu)特征的表征具有一定的局限性，《專利審查指南》允許借助已知方法特征表征實(shí)用新型，但究竟何為已知方法特征，以及方法特征在實(shí)用新型專利新創(chuàng)性判斷中具有何種作用，在審查實(shí)踐中存在著較大的爭議。
本文將結(jié)合一具體專利確權(quán)案例，梳理最新的行政審查和司法裁判政策，總結(jié)涉方法特征的實(shí)用新型專利案件處理注意事項(xiàng)。
PART 1、實(shí)用新型專利無效案情詳解
涉案實(shí)用新型專利專利號為201520898029.6號，我方代理請求人提出無效請求，請求宣告該專利全部無效;國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局做出無效決定，宣告涉案專利部分無效。我方不服并向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，一審判決撤銷無效決定，認(rèn)定涉案專利全部無效;隨后，原審第三人(專利權(quán)人)不服一審判決提起上訴，經(jīng)最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭歷時(shí)兩年的審理，最終判決維持一審判決，我方獲終審勝訴。
（一）案件背景
涉案專利保護(hù)一種卷筒，也就是日常生活中常見的衛(wèi)生紙卷紙產(chǎn)品(見下圖3)，該專利針對現(xiàn)有技術(shù)使用膠水對卷筒尾端進(jìn)行粘合所帶來的粘合多層、撕開不便的技術(shù)問題，提出了一種機(jī)械層間壓合的方法，將卷筒的尾部與卷筒末圈或者末幾圈部分通過夾、擠相互機(jī)械壓合在一起，形成結(jié)合的壓合部(見下圖1、2)。
涉案專利所保護(hù)的權(quán)利要求
1.一種無膠環(huán)保封卷的卷筒，包括處于卷筒最外層的卷筒末圈，其特征在于：在靠近該卷筒末圈尾端處沿卷筒軸向方向形成一相對圓周表面突出的壓合部，該壓合部由卷筒上的一圈或幾圈卷紙與該卷筒末圈通過機(jī)械層間壓合方式共同夾出或擠出形成。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的無膠環(huán)保封卷的卷筒，其特征在于：處于壓合部外的卷筒末圈的尾端長度為10～30mm。
為方便介紹，可將權(quán)利要求1分為兩個(gè)并列技術(shù)方案A和B。
技術(shù)方案A為：卷筒上的一圈卷紙與該卷筒末圈通過機(jī)械層間壓合方式共同夾出或擠出形成;
技術(shù)方案B為：卷筒上的幾圈卷紙與該卷筒末圈通過機(jī)械層間壓合方式共同夾出或擠出形成。
證據(jù)1也公開了一種機(jī)械層壓方式形成壓合部的卷筒，證據(jù)1的卷筒先在最外圈形成折疊部F，再通過壓力件91單方向?qū)⒄郫B部F與卷筒尾部L機(jī)械壓合在一起。
（二）案件審查和審理
請求人的無效理由為，涉案專利包括對方法的改進(jìn)，不符合實(shí)用新型保護(hù)客體的規(guī)定，與證據(jù)1比較，涉案專利權(quán)利要求1不具備新穎性，權(quán)利要求1、2不具備創(chuàng)造性。
經(jīng)審查，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第41627號無效決定，認(rèn)為：
雖然，權(quán)利要求1中出現(xiàn)了“通過機(jī)械層間壓合方式共同夾出或擠出形成”，但該技術(shù)特征系用已知方法的名稱對該壓合部所包含的一圈或幾圈卷紙與該卷筒末圈之間的連接關(guān)系作出的限定，不屬于對方法本身提出的改進(jìn)。故本專利權(quán)利要求1所要求保護(hù)的無膠環(huán)保封卷的卷筒屬于實(shí)用新型專利的保護(hù)客體，符合專利法第2條第3款的規(guī)定。
關(guān)于新穎性和創(chuàng)造性，針對權(quán)利要求1技術(shù)方案A，“夾出”或“擠出”是從兩個(gè)方向施加壓力，而證據(jù)1則是壓力件91單方向施加壓力，二者存在“壓合部由卷筒的一圈與末圈共同夾出或擠出形成”的區(qū)別，具備新穎性，但從兩個(gè)相對的方向施加壓力是容易想到的，因此技術(shù)方案A不具備創(chuàng)造性。
針對權(quán)利要求1技術(shù)方案B，證據(jù)1僅公開壓合部由一圈與末圈形成的技術(shù)方案，二者除了上述壓合方式，還存在壓合部卷紙層數(shù)的區(qū)別，即：在本專利中，該壓合部由四層以上卷紙形成;而在證據(jù)1中，接頭則是由三層卷紙形成。根據(jù)證據(jù)1的壓合方法是無法形成四層以上卷紙構(gòu)成的壓合部的，證據(jù)1沒有給出技術(shù)方案B的啟示，因此認(rèn)定技術(shù)方案B具備創(chuàng)造性。
該決定作出后，請求人不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定：
針對權(quán)利要求1技術(shù)方案B，雖然證據(jù)1的接頭由三層卷紙形成，且其形成方法與本專利權(quán)利要求1所述壓合部形成方法不同，但是，本專利權(quán)利要求1所述壓合部形成方法應(yīng)屬于本領(lǐng)域已知的方法，因此，在證據(jù)1已經(jīng)公開卷紙層數(shù)為多層的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員也很容易想到將壓合部的卷紙層數(shù)設(shè)置為多層(即本專利權(quán)利要求1所述的“幾圈”)，以使得壓合部更為牢固，該壓合效果也是可以預(yù)期的。因此，技術(shù)方案B不具備創(chuàng)造性。一審法院遂判決撤銷國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的第41627號無效決定。
一審第三人（專利權(quán)人）不服一審判決，提起上訴，其上訴理由主要為：
本專利權(quán)利要求1技術(shù)方案B與證據(jù)1的區(qū)別在于
1.壓合部的卷紙層數(shù)不同。
技術(shù)方案B最終形成四層、六層或以上偶數(shù)層數(shù)的壓合部，而證據(jù)1的壓合部只能是三層。
2.壓合部的機(jī)械層間壓合方式不同。
因此，本專利權(quán)利要求1技術(shù)方案B具備創(chuàng)造性。一審判決對此認(rèn)定錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。
一審原告（請求人）答辯稱：
上訴人所主張的本專利權(quán)利要求1技術(shù)方案B區(qū)別于證據(jù)1的有關(guān)機(jī)械層間壓合方式的技術(shù)特征并未記載在本專利權(quán)利要求1中，且屬于對封卷方法的改進(jìn)，不是實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)客體;被訴決定在關(guān)于本專利是否符合實(shí)用新型專利權(quán)保護(hù)客體的問題中，已經(jīng)認(rèn)定本專利“通過機(jī)械間壓合方式夾出或擠出”屬于用已知方法的名稱對壓合部所包含的一圈或幾圈卷紙與末圈卷紙之間的連接關(guān)系作出的限定，不屬于對已知方法的改進(jìn)，基于此，該已知方法也不會(huì)使本專利具備創(chuàng)造性。綜上，請求法院駁回上訴，維持原判。
最高人民法院經(jīng)審理后，作出終審判決認(rèn)定：
實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)客體僅限于對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出新的技術(shù)方案，不包括對產(chǎn)品的制造方法、使用方法、處理方法以及將產(chǎn)品用于特定用途等提出的新的技術(shù)方案。鑒于本專利系卷筒產(chǎn)品的實(shí)用新型專利，本專利權(quán)的保護(hù)客體應(yīng)當(dāng)是卷筒本身的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合，而非生產(chǎn)該卷筒的方法，除非該方法本身導(dǎo)致產(chǎn)品產(chǎn)生特定的形狀、構(gòu)造。從本專利權(quán)利要求1的記載來看，本專利權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案“一種無膠環(huán)保封卷的卷筒，包括處于卷筒最外層的卷筒末圈，其特征在于：在靠近該卷筒末圈尾端處沿卷筒軸向方向形成一相對圓周表面突出的壓合部，該壓合部由卷筒上的一圈或幾圈卷紙與該卷筒末圈通過機(jī)械層間壓合方式共同夾出或擠出形成”既包含產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造也包含產(chǎn)品的制造方法。對于此類既包含產(chǎn)品形狀、構(gòu)造，也包含產(chǎn)品制造方法的實(shí)用新型專利，在判斷其新穎性、創(chuàng)造性時(shí)，如果其方法特征能夠使產(chǎn)品具有某種特定形狀、構(gòu)造，則該方法特征對實(shí)用新型專利權(quán)保護(hù)范圍具有限定作用。但在進(jìn)行新穎性、創(chuàng)造性判斷時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該方法導(dǎo)致的特定形狀、構(gòu)造與現(xiàn)有技術(shù)的形狀、構(gòu)造進(jìn)行比對，判斷其是否被現(xiàn)有技術(shù)公開、對本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見，而非就該方法本身與現(xiàn)有技術(shù)的方法進(jìn)行比對。在考量改進(jìn)動(dòng)機(jī)時(shí)，應(yīng)立足于現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品本身，而非制造該產(chǎn)品的方法。只有產(chǎn)品本身的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合相對于現(xiàn)有技術(shù)并非顯而易見，才對創(chuàng)造性有貢獻(xiàn);原則上不能僅因其權(quán)利要求中包含的方法非顯而易見而認(rèn)定其具備創(chuàng)造性。如果，實(shí)用新型專利權(quán)利要求中的方法特征不會(huì)對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造產(chǎn)生影響，則該方法特征對實(shí)用新型專利權(quán)保護(hù)范圍原則上不具有限定作用。在進(jìn)行新穎性、創(chuàng)造性判斷時(shí)，應(yīng)當(dāng)僅就除該方法特征外的有關(guān)產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的技術(shù)特征與現(xiàn)有技術(shù)的相關(guān)形狀、構(gòu)造進(jìn)行比對。
“夾出”、“擠出”都是機(jī)械壓合的具體方式，不會(huì)對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造產(chǎn)生影響，故對涉案專利不具有限定作用，因此證據(jù)1與技術(shù)方案A不存在區(qū)別，技術(shù)方案A不具備新穎性。針對技術(shù)方案B，二者間區(qū)別僅在于“壓合層數(shù)”的不同，并不存在壓合方式的區(qū)別，一審判決和無效決定對此認(rèn)定有誤，對于壓合層數(shù)而言，本領(lǐng)域技術(shù)人員為了將卷紙尾端更好地固定，有動(dòng)機(jī)改善壓合部，提高其穩(wěn)固性，有動(dòng)機(jī)、也容易想到增加與末圈卷紙壓合的圈數(shù)，將一圈卷紙與末圈卷紙壓合的壓合部改進(jìn)為幾圈與末圈壓合的壓合部，從而得到本專利權(quán)利要求1技術(shù)方案B所要求保護(hù)的卷筒產(chǎn)品。雖然，證據(jù)1所公開的卷紙生產(chǎn)裝置及方法無法制造出幾圈卷紙與末圈卷紙壓合的卷筒，本領(lǐng)域技術(shù)人員也沒有動(dòng)機(jī)將證據(jù)1的裝置及方法改進(jìn)為制造幾圈卷紙與末圈卷紙壓合的裝置及方法。但本專利為卷筒產(chǎn)品的實(shí)用新型專利，在評價(jià)本專利的改進(jìn)動(dòng)機(jī)時(shí)，應(yīng)立足于現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品本身，而非制造該產(chǎn)品的方法或裝置。對于本案來說，應(yīng)當(dāng)考慮的是，本領(lǐng)域技術(shù)人員為了進(jìn)一步提高壓合部的穩(wěn)固性，有無動(dòng)機(jī)改進(jìn)采用證據(jù)1的裝置及方法制造出來的卷筒產(chǎn)品，將一圈卷紙與末圈卷紙壓合的卷筒改進(jìn)為幾圈與末圈壓合的卷筒;而不是有無動(dòng)機(jī)將證據(jù)1的制造一圈卷紙與末圈卷紙壓合的卷筒的裝置或方法改進(jìn)為制造幾圈與末圈壓合的卷筒的裝置或方法。被訴決定的認(rèn)定，實(shí)際上是將制造本專利產(chǎn)品的方法作為本專利的發(fā)明點(diǎn)，認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)未給出該制造方法的技術(shù)啟示，并據(jù)此認(rèn)定本專利具備創(chuàng)造性。該認(rèn)定偏離了實(shí)用新型專利權(quán)保護(hù)客體的范圍，缺乏事實(shí)與法律依據(jù)。
綜上，最高人民法院駁回上訴，維持一審判決。
PART 2、案件判決評析
本案中，雖然最高人民法院判決撤銷國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的無效決定，但并不能得出其法律適用與國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒布的《專利審查指南》存在某種分歧的結(jié)論。事實(shí)上，該判決所持觀點(diǎn)更加符合專利審查指南實(shí)用新型專利相關(guān)規(guī)定的立法本義。
首先，關(guān)于方法特征對于權(quán)利要求保護(hù)范圍的影響，審查指南第一部分第二章第6節(jié)明確規(guī)定，實(shí)用新型僅保護(hù)對產(chǎn)品形狀和構(gòu)造的改進(jìn)，并不保護(hù)對方法的改進(jìn)，權(quán)利要求中僅可以使用已知方法的名稱限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造。根據(jù)上述規(guī)定，既然方法特征的作用僅在于限定形狀、構(gòu)造，那么換言之，除此之外方法特征對于實(shí)用新型專利保護(hù)不具有任何意義，這與本案二審判決的觀點(diǎn)僅有表述的細(xì)微差別，可謂殊途同歸。試想，若是對形狀和構(gòu)造不產(chǎn)生影響的方法特征亦能影響權(quán)利要求的保護(hù)范圍，那實(shí)用新型專利將實(shí)質(zhì)上不可避免地保護(hù)對方法的改進(jìn)乃至方法本身，這將導(dǎo)致實(shí)用新型專利與發(fā)明專利在保護(hù)客體上難以區(qū)分，且與引導(dǎo)當(dāng)事人合理選擇專利類型分流申請的立法初衷相違背。
進(jìn)一步而言，實(shí)用新型專利創(chuàng)造性判斷中，如何考量具有限定作用的方法特征，顯然也必須圍繞上述原則展開。對于一項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)方案，既然其全部技術(shù)特征均圍繞形狀和構(gòu)造進(jìn)行限定，那么創(chuàng)造性判斷的起點(diǎn)為“該產(chǎn)品的形狀和構(gòu)造是否顯而易見”，而非字面上的方法特征本身是否顯而易見，也即“應(yīng)考慮從現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品到涉案專利的產(chǎn)品是否顯而易見”，而非從現(xiàn)有技術(shù)的方法到涉案專利的方法是否顯而易見。如果實(shí)用新型專利亦考慮方法到方法改進(jìn)的啟示，則實(shí)質(zhì)上還是放棄了在保護(hù)客體中僅保護(hù)產(chǎn)品的形狀和構(gòu)造這一前提，將實(shí)用新型和發(fā)明專利混為一談。當(dāng)然，本案二審判決也并非一概認(rèn)定已知方法特征不會(huì)給實(shí)用新型專利帶來創(chuàng)造性，而是指出要個(gè)案分析。但在被認(rèn)定為已知方法的情形下，顯然該方法對于產(chǎn)品形狀構(gòu)造的影響以及技術(shù)效果的優(yōu)劣已被本領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知，若是本領(lǐng)域技術(shù)人員存在充分的改進(jìn)需求，且現(xiàn)有技術(shù)不存在相反的教導(dǎo)或技術(shù)偏見，則大多數(shù)情況下應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定存在得到專利保護(hù)方案的技術(shù)啟示。
綜上所述，可對二審判決的觀點(diǎn)進(jìn)行歸納：
首先，實(shí)用新型專利中的方法特征不能是“新方法”(對方法的改進(jìn))，“新方法”將導(dǎo)致實(shí)用新型專利不符合保護(hù)客體的要求，更遑論其新創(chuàng)性;
其次，“舊方法”(已知方法)也必須對產(chǎn)品的形狀和構(gòu)造產(chǎn)生影響，否則對專利保護(hù)范圍不產(chǎn)生限定作用，也即“舊方法”必須要產(chǎn)生“新產(chǎn)品”(假定除方法特征外，專利與現(xiàn)有技術(shù)相比不存在其它區(qū)別)，只有這樣專利才具有新穎性;
最后，即便其有限定作用，與現(xiàn)有技術(shù)相比具有新穎性，實(shí)用新型專利創(chuàng)造性判斷中也只考慮形狀和構(gòu)造是否顯而易見，而不是考慮其方法本身是顯而易見，也即要將“新產(chǎn)品”與“舊產(chǎn)品”比，而不是將“舊方法”與現(xiàn)有技術(shù)中采用的其它方法相比。
2023年11月3日，也即本案二審判決作出三個(gè)月之后，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《關(guān)于實(shí)用新型專利保護(hù)客體判斷的指引》，該指引開篇即宣稱旨在“梳理實(shí)用新型專利保護(hù)客體的相關(guān)規(guī)定和示例，引導(dǎo)創(chuàng)新主體準(zhǔn)確理解實(shí)用新型專利保護(hù)客體的邊界”，其第五部分第一小節(jié)指出“對于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的專利保護(hù)，應(yīng)選擇合適的專利類型。由于實(shí)用新型專利僅保護(hù)產(chǎn)品，對于實(shí)質(zhì)上包含方法/材料改進(jìn)的技術(shù)方案，無法采用實(shí)用新型專利進(jìn)行保護(hù)，可以考慮申請發(fā)明專利。”
從上述規(guī)定不難看出，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局也在力圖對《專利審查指南》的內(nèi)容作出進(jìn)一步清晰而明了的解釋，明確實(shí)用新型專利的保護(hù)核心在于形狀和構(gòu)造，如果某一發(fā)明創(chuàng)造的核心發(fā)明點(diǎn)在于方法，應(yīng)當(dāng)申請發(fā)明專利而不是實(shí)用新型專利，從而維持正常有序的專利管理秩序，保障專利制度的良好運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)專利法的立法目的。
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