3月17日，為進一步加大專利、商標代理違法違規(guī)行為打擊力度，國家知識產權局印發(fā)《關于深入開展“藍天”專項整治行動的通知》，通知明確指出，將嚴厲打擊不以使用為目的的惡意商標申請代理行為。近年來，隨著我國商標注冊申請量的逐年增加，商標代理市場一度出現為轉讓牟利而大量囤積、搶注商標的行業(yè)亂象，鑒于此，2013年《中華人民共和國商標法》(簡稱商標法)第三次修正對商標代理活動進行了進一步的規(guī)制：根據2013年修正的商標法及現行商標法第十九條第四款規(guī)定，“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。”從文義解釋的角度出發(fā)，該條款規(guī)制的主體為“商標代理機構”，可申請注冊商標的類別僅包括“商標代理服務”?！吨腥A人民共和國商標法釋義》則對該條款的立法初衷進行了釋明：“防止商標代理機構利用其業(yè)務上的優(yōu)勢，自己惡意搶注他人商標牟利”。那么，對于商標法第十九條第四款所規(guī)定的“商標代理機構”的范疇應當如何界定？筆者將通過分析相關案例，對“商標代理機構”司法判斷中的幾個常見問題進行梳理。
一、判斷“商標代理機構”一般以申請人申請時的經營狀態(tài)為準
由商標法第十九條第四款的規(guī)定可知，該條款將打擊代理機構惡意注冊的關口提前到了申請審查階段。那么，如果訴爭商標因違反商標法第十九條第四款的規(guī)定被駁回后，申請人以其已變更經營范圍、注銷在商標局的登記備案或已將訴爭商標轉讓給非商標代理機構為由，申請復審或訴訟，訴爭商標能否因出現了新的事實而獲準注冊呢?實務中，國家知識產權局，乃至一、二審法院針對這一問題在不同的時間階段均曾存在不同觀點。
在（2016）京73行初608號北京拍腦殼科技有限公司（簡稱拍腦殼公司）訴原國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）、第三人北京知果科技有限公司（簡稱知果公司）商標申請駁回復審行政糾紛一案[1]中，商標評審委員會以知果公司經營范圍包括“商標代理”，訴爭商標違反了商標法第十九條第四款規(guī)定的情形為由，駁回訴爭商標的注冊申請。在一審審理過程中，訴爭商標經核準轉讓予拍腦殼公司，故一審法院依法變更拍腦殼公司作為原告參加訴訟，訴爭商標的原申請人知果公司作為第三人。法院經審查認為，雖然作為訴爭商標受讓人的拍腦殼公司經營范圍不包含“商標代理”的內容，但訴爭商標在訴訟中發(fā)生轉讓的事實并不能視為障礙情形消除，故判決駁回原告拍腦殼公司的訴訟請求。
而在（2018）京73行初12024號百合時代投資發(fā)展有限公司（簡稱百合時代公司）訴商標評審委員會商標駁回復審行政糾紛一案[2]中，百合時代公司訴稱，其經營范圍已變更，不再包含“知識產權代理(除專利代理)”服務。在該案庭審過程中，被告商標評審委員會也明確表示若基于情形變化百合時代公司當前的經營范圍已不再包括知識產權代理的相關服務，訴爭商標可以獲準注冊。一審法院經審理，認為百合時代在訴訟中提交的關于其經營范圍變更的新證據足以影響案件結論，判決撤銷被訴決定，并判令商標評審委員會重新作出決定。商標評審委員會不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，二審法院經審理后認為，雖然商標申請審查主要依照該商標申請注冊時的事實和理由作出，但考慮訴爭商標并未完成注冊程序，在訴訟中新產生的事實也應予以考慮，以實質性解決商標審查中的爭議和糾紛，故判決駁回上訴，維持原判[3]。
同年的（2019）京行終8731號有巢氏有限公司訴國家知識產權局商標申請駁回復審行政糾紛一案[4]中，二審法院則認為，申請日之后商標申請人的狀態(tài)變化對商標申請人申請注冊訴爭商標之時是否滿足“商標代理機構”的要件并不產生實質性影響，訴爭商標的注冊申請違反了商標法第十九條第四款的規(guī)定，故判決駁回有巢氏有限公司的上訴，維持原判。
最近兩年，隨著“IP”改編熱潮的興起，眾多以版權代理服務為主營業(yè)務的代理機構開始將旗下大量的知名“IP”申請注冊為商標，以上海閱文信息技術有限公司（簡稱閱文公司）訴國家知識產權局商標申請駁回復審行政糾紛的系列案[5]為例，閱文公司注冊的“黃金瞳”等商標的注冊申請因構成商標法第十九條第四款規(guī)定的情形而被駁回。一審法院在訴訟中查明，閱文公司在提交訴爭商標注冊申請時，其營業(yè)執(zhí)照顯示的經營范圍包括“知識產權代理”，在復審過程中，閱文公司將營業(yè)范圍中的“知識產權代理”變更為“知識產權代理(除商標代理)”，而后又在訴訟過程中變更為“版權代理”。盡管如此，法院經審理，依然以其變更經營范圍并不能改變訴爭商標申請時閱文公司屬于商標代理機構的事實為由，判決駁回閱文公司的訴訟請求。
從上述案例中可見，在近五年的時間中，行政機關和司法機關對于商標法第十九條第四款“商標代理機構”的認定經歷了由嚴格到相對寬松再到嚴格執(zhí)行的過程。出現這一觀點波動的原因，在廣受關注的“上專案”[6]背后的學界討論中可見一斑。一種觀點認為，商標法既然針對商標代理機構設有專門的規(guī)定，則應當嚴格適用商標法第十九條第四款的法律條文，否則該條款就喪失了存在的意義;另一種觀點則認為，第十九條第四款的立法目的在于規(guī)制商標代理機構對被代理人商標的搶注、對商標的囤積之行為，按照立法原意，應對該條款進行限縮解釋，只要市場主體使用和注冊訴爭商標的行為沒有違反誠實信用原則，就應當予以注冊。
對此，筆者認為，商標法第十九條第四款的規(guī)定對構成該條款的行為要件進行了明確的限定，即“申請注冊”，根據法律解釋的基本原則，文義解釋具有嚴格的優(yōu)先性，只有當按照字面解釋存在明顯缺陷且不合常理時，方可再參考其他的解釋方法進行解釋。一方面，商標代理機構在提出注冊申請后對其經營范圍的變更、在商標局登記備案的注銷，抑或對訴爭商標的轉讓，在客觀上都無法改變其在提出注冊申請時屬于商標代理機構的事實。另一方面，根據我國公司法的相關規(guī)定，公司的經營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記，除法律、行政法規(guī)規(guī)定須經批準的項目外，公司依法辦理變更登記即可修改公司章程，改變經營范圍。而對于商標轉讓，我國商標法則規(guī)定轉讓人和受讓人簽訂轉讓協(xié)議后共同向商標局提出申請，經核準并公告后，受讓人自公告之日起即享有商標專用權。如若將商標注冊申請?zhí)岢龊笊暾埲说慕洜I范圍變更、商標轉讓等事由視為障礙消除，那么商標法第十九條四款將喪失其制度價值，難以起到規(guī)制商標代理機構搶注非代理服務商標的作用，因為任何商標代理機構均可以通過商標轉讓、隨意變更經營范圍等方式規(guī)避該條款的制約，該條款的適用也將因為申請人的行為而具有不確定性。因此，對于“商標代理機構”的認定，在一般情況下應以商標申請時申請人的經營狀態(tài)為準，其后的狀態(tài)變化對于其是否滿足“商標代理機構”的要件并不產生實質性影響。而對于以專利、版權等非商標代理服務為主營業(yè)務的代理機構而言，由于“知識產權代理”包括專利、商標、版權、集成電路布圖設計等代理服務，屬于“商標代理”的上位概念，在目前的司法實踐中通常均將營業(yè)范圍中包含“知識產權代理”的機構認定為商標代理機構，故相關機構在商標申請注冊前要及早權衡利弊、作出取舍，也是企業(yè)知識產權布局中的重要一步。
二、經登記備案并非認定“商標代理機構”的必要條件
根據《中華人民共和國商標法實施條例》(簡稱商標法實施條例)第八十四條第二款的規(guī)定，商標代理機構從事商標代理業(yè)務，應當按照規(guī)定向原國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)備案。如上文所述，在實踐中，許多當事人以其并未在相關部門進行備案，或在申請注冊后注銷了在商標局的登記備案為由，主張其不屬于商標代理機構的范疇。例如，在(2017)京行終3328號案[7]中，原審原告北京小壕科技有限公司(簡稱小壕公司)即如此主張，并援引了商標局于2014年12月30日發(fā)布的《關于對商標代理機構申請商標注冊的審查決定的說明》“具體決定”中明確的“在審查時，我局依據商標代理機構備案數據庫判斷商標注冊申請人是否為商標代理機構”作為依據。法院經審查認為，小壕公司的上述主張缺乏依據，不予支持。
就法律屬性而言，商標法實施條例第八十四條第二款中的“備案”屬于行政備案的范疇，行政機關對于備案材料僅具有形式審查的義務，而該行為對行政相對人而言，僅是一種程序上的義務，并不影響其實體的權利義務。意即，無論相關主體是否備案，都享有開展商標代理業(yè)務的自由，故相關機構未在商標局登記備案，并不能倒推出其未從事商標代理服務，進而不屬于商標代理機構的結論?！蛾P于對商標代理機構申請商標注冊的審查決定的說明》“具體決定”中的相關規(guī)定也印證了這一點：“如未在商標局備案的商標代理機構申請注冊的商標被初步審定或被核準注冊，任何人可以通過異議程序或商標注冊無效宣告程序要求不予核準商標注冊或宣告該注冊商標無效。”可見，未在商標局登記備案的機構同樣存在屬于商標代理機構的可能性，理應受到商標法第十九條第四款的規(guī)制，經登記備案并非認定“商標代理機構”的必要條件。
三、名稱中含有“知識產權”“商標”等字樣不一定屬于商標代理機構
既然從備案情況無法判斷是否屬于商標代理機構，那么從主體名稱是否能準確判斷呢？答案也是否定的。在(2015)京知行初字第6287號喜來登國際知識產權有限責任公司(簡稱喜來登知識產權公司)訴商標評審委員會商標駁回復審行政糾紛一案[8]中，法院經審理認為，喜來登知識產權公司作為一家在美國注冊的公司，其業(yè)務范圍是代為管理和授權其所隸屬的喜達屋飯店及度假村國際集團內部相關品牌的知識產權，并不從事商標代理業(yè)務，也未在中國的工商行政管理部門進行登記，且未在商標局進行備案從事商標代理業(yè)務。喜來登知識產權公司在商標評審階段提交的證據亦能夠證明其并不從事商標代理業(yè)務。商標評審委員會在缺乏相關證據證明喜來登知識產權公司為商標代理機構的情況下，僅憑其公司名稱中含有“知識產權”文字而根據一般觀念即認定其為商標代理機構，從而對訴爭商標予以駁回，事實認定明顯有誤。在(2016)京73行初5985號北京超群食品有限公司訴商標評審委員會、第三人寶佳商標有限公司商標權無效宣告請求行政糾紛一案[9]中，法院亦作出了類似的認定。
在經濟全球化的大背景下，國內外企業(yè)紛紛意識到包括商標在內的知識產權在國際市場競爭中的重要戰(zhàn)略地位，并積極進行商標國際注冊，以期搶先占領國際市場。而申請商標注冊的域外主體顯然無法在中國的工商行政管理部門進行登記，加之在商業(yè)實踐中，一些大型企業(yè)通常會通過設立專門的知識產權管理公司對經營活動中的相關知識產權事宜進行集中管理和授權。因而在此情況下，僅依據其名稱判斷是否屬于商標代理機構未免有失公允，結合在案證據判斷其是否實際從事了商標代理業(yè)務方是合乎商標法第十九條四款規(guī)定的判斷方式。
四、借他人名義開展商標代理服務同樣視為“商標代理機構”
根據商標法實施條例第八十四條第一款的規(guī)定，商標代理機構分為兩類，一是從事商標代理業(yè)務的律師事務所，二是在工商行政管理部門登記的商標代理服務機構，也就是由工商、市場監(jiān)管部門頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的商標代理服務機構。而在實踐中，以個人名義在工商和市場監(jiān)督部門登記的個體工商戶并不被認為是“機構”，也就不能在商標局備案并從事商標代理業(yè)務，但并不妨礙其開展商標咨詢等業(yè)務。[10]隨著近年來司法實踐中對于商標法第十九條第四款的嚴格適用，部分商標代理機構轉而通過利用關聯(lián)主體、從業(yè)人員近親屬“掛名”等假借他人名義的方式，在非代理服務上申請注冊商標。
例如，(2017)京73行初4039號四川綿竹劍南春酒廠有限公司(簡稱劍南春酒廠)訴國家知識產權局、第三人華唯環(huán)球企業(yè)集團有限公司(簡稱華唯公司)商標權無效宣告請求行政糾紛[11]一案中，法院經審理認定，華唯公司與其關聯(lián)公司利用商標代理機構熟悉商標注冊流程的便利條件大量囤積商標、搶注他人在先權利標識，更通過華唯商標網等媒介進行商標買賣，以謀取不正當利益。華唯公司本身雖非備案的商標代理機構，但鑒于其與多個經備案的商標代理機構之間的密切關聯(lián)，其大量注冊除代理服務之外的其他商標的行為亦應受到商標法第十九條第四款的約束。
(2018)京行終5989號湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司與商標評審委員會、賀定高商標權無效宣告請求行政糾紛一案[12]中，北京市高級人民法院則對商標法第十九條第四款的適用進行了進一步的探索，將商標代理機構通過近親屬“掛名”的行為“視為”代理機構行為，以嚴格落實規(guī)制惡意注冊行為的司法政策。
但需要注意的是，在上述案例中，除商標申請人與商標代理機構具有密切關聯(lián)外，在案均有證據表明申請人存在大量搶注、囤積他人在先權利標識，在事實上從事商標代理業(yè)務進而謀取不正當利益的行為，其假借他人名義以規(guī)避商標法第十九條第四款規(guī)定的惡意十分明顯。而如果在案并無證據表明申請人實際從事了商標代理業(yè)務，僅因其與商標代理機構存在一定關聯(lián)關系而認定其同樣構成“商標代理機構”，則未免有矯枉過正之嫌。這一點在(2018)京73行初9974號布瑞威利私人有限公司訴國家知識產權局、第三人寧波豐德科技信息咨詢有限公司商標權無效宣告請求行政糾紛一案[13]中也有所體現。
當然，如果商標代理機構假借他人名義申請其代理服務以外的其他商標，跨過申請審查這第一道門檻后，再試圖通過轉讓等方式規(guī)避商標法第十九條第四款的規(guī)定，也是行不通的，商標局仍會依據商標法實施條例第八十七條的規(guī)定，不予受理。
五、結語
綜上可知，對于商標法第十九條第四款“商標代理機構”的判定，客觀上一般以申請人申請時的營業(yè)狀態(tài)為準，參考營業(yè)執(zhí)照的經營范圍、在商標局備案的代理機構名錄等，并結合在案證據綜合考慮申請人在主觀上是否存在利用其業(yè)務上的優(yōu)勢，搶注、囤積他人商標牟利的惡意。但需要注意的是，商標法第十九條第四款屬于禁止性條款，其立法目的在于規(guī)制和防范商標代理機構利用自身業(yè)務優(yōu)勢惡意注冊商標進行牟利的行為，結合《關于對商標代理機構申請商標注冊的審查決定的說明》中的相關表述，除駁回復審程序外，該條款在無效宣告程序中同樣適用。故而，上述客觀要件的判斷并不僅限于申請人“申請注冊”時的狀態(tài)，如若相關機構申請的商標在非商標代理服務上獲準注冊后，轉讓至實際意義上的商標代理機構，或其申請人追加商標代理相關的經營范圍，以期憑借不正當手段取得商標注冊進而牟利，則仍有可能落入商標法第十九條第四款、商標法第四十四條第一款等條款的規(guī)制范疇。
總而言之，在當前的司法實踐中，對于商標法第十九條第四款的適用標準仍相對較為嚴格，隨著我國知識產權保護戰(zhàn)略的不斷推進，相信行政機關和司法機關對于商標法第十九條第四款等惡意注冊行為規(guī)制條款的適用亦將會有更加深入的探索。對于商標代理機構而言，強化誠信意識，嚴守執(zhí)業(yè)底線，發(fā)揮業(yè)務優(yōu)勢助力我國知識產權保護事業(yè)的發(fā)展方為根本之策。
注釋
[1]參見北京知識產權法院(2016)京73行初608號行政判決書。
[2]參見北京知識產權法院(2018)京73行初12024號行政判決書。
[3]參見北京市高級人民法院(2018)京行終3729號行政判決書。
[4]參見北京市高級人民法院(2019)京行終8731號行政判決書。
[5]參見北京知識產權法院(2019)京73行初3953-3961號行政判決書。
[6]參見北京知識產權法院(2015)京知行初字第93號上海專利商標事務所有限公司訴原國家工商行政管理總局商標局商標行政糾紛一審行政判決書。
[7]參見北京市高級人民法院(2017)京行終3328號行政判決書。
[8]參見北京知識產權法院(2015)京知行初字第6287號行政判決書。
[9]參見北京知識產權法院(2016)京73行初5985號行政判決書。
[10]溫海星：《商標代理機構備案需要注意的若干問題》，《中華商標》2017年第6期。
[11]參見北京知識產權法院(2017)京73行初4039號行政判決書。
[12]參見北京市高級人民法院(2018)京行終5989號行政判決書。
[13]參見北京知識產權法院(2018)京73行初9974號行政判決書。
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